详见：James Pooley Trade Secrets in 2023 IPWatchdog

美国的商业秘密有一个引人入胜的历史，在这段历史中，法院形成了共同法侵权行为，作为执行保密关系的一种方式。如今，法律框架已经成为法定制度，除了纽约州，每个州都实施了某种版本的统一商业秘密法案（UTSA），而2016年的《保卫商业秘密法案》（DTSA）则确保了联邦系统的统一性。然而，法律仍在像一个世纪前那样演变——也就是说，通过决定个案事实的法官的意见来演变。

接下来的内容是一系列的决定和其他资料，它们在过去一年中出现，我相信它们提供了关于商业秘密法律和实践重要方面的有用指引。

美国《商业秘密案件管理司法指南》

《商业秘密案件管理司法指南》是由一些参与《专利案件管理司法指南》的工作人员与其他从业人员和学者共同创建的，灵感来源于后者。这份指南刚刚由美国联邦司法中心出版，并分发给所有联邦法院。它为法官和律师提供了一个全面的资源，用于审视商业秘密法律和管理商业秘密诉讼。各章节根据诉讼的阶段组织，并由早期案件管理清单指导。

这个指南的目的是为了帮助那些处理商业秘密案件的法官和法律顾问更有效率和有效果地管理案件。通过提供一个全面的概述和详细指导，它旨在确保商业秘密诉讼的公正和一致性，同时考虑到案件的复杂性和敏感性。这个指南强调了案件管理的重要性，特别是在初期阶段，以便在案件进展中识别和解决关键问题，这对于维护知识产权和确保商业竞争的公平性至关重要。

赛多纳会议（Sedona Conference Commentaries）

律师还应考虑塞多纳会议12工作组（商业秘密）的最新努力，这是一个由200多位法官、律师及其他专业人士组成的志愿智库，他们出版了一系列代表知识产权诉讼各个方面共识观点的评论文章。因为法院经常引用塞多纳评论作为权威参考，它们是宝贵的资源。最新的终极评论，于2023年7月发布，包括：

- 贸易秘密的治理与管理

- 贸易秘密诉讼中的金钱赔偿

- 跨境调查

保密性

这是每个案例的起点。保密性不仅仅是信息不被普遍知晓；在没有实际间谍行为的情况下，它基于在可信赖的、保密的关系中的分享。因此，在商业交易中，即使所有者主观上期望保密，如果合同没有显示与被告直接的保密关系，则无法主张侵权。如Novus Group v. Prudential一案，第六巡回上诉法院2023年的判决（74 F.4th 424, 428）确认了总结判决。同样地，对保密性的忽视可以导致相关权利的丧失。在Minerva Surgical v. Hologic案中，联邦巡回上诉法院维持了基于35 U.S.C. § 102(b) 条款的无效专利判决，该条款禁止在发明“公开使用”一年后申请专利。在这个案例中，发明者将设备样品带到行业会议展示。尽管没有人被允许拆卸或者甚至触摸样品，但由于没有保密协议，仅展示设备就足以启动时间限制。

商业秘密法学中一个棘手的领域是所谓的“组合秘密（combination secret）”，它的价值来自于独特的（且是秘密的）元素组合，这些元素本身可能在公共领域单独存在。例如，想想一个简单的食谱。每一个成分可能都是众所周知的。每一份量可能出现在其他食谱中。烘焙时间和其他变量也是如此。但如果可以展示这个特别的组合在其他地方找不到，那么 —— 前提是你能展示食谱的价值或“协同效应”（下文将更多讨论价值） —— 你可能拥有一个可辩护的秘密。但是，法律的其他要求仍然适用，包括秘密不能“通过适当手段”被他人轻易获知。（我见过人们尝一口蛋糕或鸡尾酒后，就能自信地背诵出制作方法。）因此，DT-Trak Consulting v. Kolda案中的法院判定，对于那些可以“由具有该领域一般技能和知识的其他人编制”的组合，不提供保护。

相比之下，考虑Allstate Ins. Co. v. Fougere案，一上诉法院2023年的判决（79 F.4th 172, 189），所谓的秘密包含了包含数千客户信息的电子表格，包括电子邮件地址、保费率和保单续签日期。尽管它们也包括了一些其他可获取的数据，法院观察到复制整个汇编将是“极其困难的”。对原告的总结判决得到了确认。

独立经济价值

《统一商业秘密法》(UTSA)和《保卫商业秘密法》(DTSA)要求可保护的商业秘密必须“源自于保密性的独立经济价值”。在他们2021年的文章《放弃商业秘密》（73 Stan. L. R. 1, 9）中，Camilla Hrdy和Mark Lemley指出，在商业秘密案件的诉讼中，法院的严格性不如应有的程度，“允许原告依赖薄弱的推断和对假设价值的断言，而非有意义的证据。”虽然我并不完全接受他们文章中更广泛的主题，即如果商业拥有者不积极使用商业秘密，那么商业秘密可能被宣布为“放弃”（法律有充分的理由将“价值”界定为“实际或潜在”），但他们确实指出了一个问题，即法院倾向于接受结论性保证而非要求有力证据。一些法官已经注意到这一批评，并试图提高诉讼当事人的期望。在Health Care Facilities Partners, LLC v. Diamond案（2023 U.S. Dist. LEXIS 97611 at *30-31 (N.D. Ohio June 5, 2023)）中，法院对这一问题作出了总结判决，指出竞争价值的结论性指控不足以确立商业秘密。该意见引用了Providence Title Co. v. Truly Title, Inc.（547 F.Supp. 3d 585, 610-11 (E.D. Tex. 2021)）的说法：

“从一般意义上说，保持所有商业机密信息的秘密对于企业来说有‘价值’；这就是将这些信息归类为机密的动机。但仅仅因为企业从保持某些信息的机密性中受益，并不必然意味着这些信息源于其保密性的独立经济价值。否则，所有的商业机密信息都将构成商业秘密，而附加的法定要求即信息必须具有独立的经济价值将变得毫无意义。”

Health Care案中法院解释说，所需的是“基于个人知识支持价值结论的具体、特定的事实”。换句话说，原告必须提供“一些客观的迹象（或理由）”来证明存在由保密性衍生出来的独立经济价值。

除了建立符合证据规则要求的基础外，价值的证明应专注于具体声称的商业秘密，而不是包含它们的产品，或者更远地，拥有它们的公司的价值。这是Synopsys, Inc. v. Risk Based Security, Inc.案（70 F.4th 759（第四巡回上诉法院，2023年））的主要信息。在被RBS指控侵犯商业秘密后，Synopsys寻求司法声明它没有侵犯任何合法的商业秘密。第六巡回上诉法院在确认地方法院对Synopsys的总结判决时指出，RBS仅提出了公司主要产品的商业成功和第三方支付购买公司的价格的证据。即使产品体现了商业秘密并占据了其90%的收入，RBS未能提供“证据显示其七十五个所谓的商业秘密因为保持秘密而具有价值。”（原文强调）在这种情况下，原告应该提出关于每个具体商业秘密的竞争价值的专家证词，或者至少是那些拥有相同商业价值证据的组合的专家证词。然而，RBS的专家并没有直接评估所声称的秘密，这就理由充分地排除了他的呈堂报告。

合理努力

与保密性的概念密切相关的是要求商业秘密所有者采取“合理努力（Reasonable Efforts）”（UTSA）或“合理措施（reasonable measures）”（DTSA）来保护信息。实际上，如果所有者未能采取与业务风险相匹配的安全措施来自我保护，法院将不会介入帮助。有时候，失败是如此明显，以至于可以在诉状上直接作出判决。例如，考虑Pauwels v. Deloitte LLP案，83 F4th 171, 182（第二巡回上诉法院，2023年），其中原告顾问声称与两位德勤合伙人口头约定，不将他的分析模型泄露或在其公司外部使用。在确认驳回时，法院发现未采取合理措施，因为该协议并未阻止在德勤内部广泛传播给那些未受保密义务约束的人。

今年另外两个案例涉及是否以及如何通过专家解决合理努力的问题。在Neural Magic, Inc. v. Meta Platforms, Inc.案中，对一位法学教授的证词挑战被驳回，2023 U.S. Dist. LEXIS 37357 at *56-*57（马萨诸塞州联邦地方法院，2023年3月6日），因为她也有作为合理措施顾问的经验。即使她缺乏相关技术的学位或深入理解，也没有关系，因为她仍然可以提供背景，帮助陪审团理解“某些安全措施在该领域是如何被看待的”。同样，在FMC Technologies, Inc. v. Murphy案中，2023 Tex. App. LEXIS 5984 at *30-*31（德克萨斯州休斯敦第一区上诉法院，2023年8月10日）确认了一位律师的证词，因为我单独的信息安全管理经验，强调合理努力是一个事实问题，同一案件 at *53，并且强调根据风险管理分析情况是一种可靠的方法论。同一案件 at *56-*57。

识别商业秘密

与其他形式的知识产权相比，商业秘密法的一个独特之处在于权利的边界没有在政府颁发的授权中具体规定。因此，每个商业秘密案件的初步——通常是关键性的——问题是：究竟什么是被声称的商业秘密信息？通常，公司没有对其信息资产进行清单，即使有，任何特定争议中涉及的具体数据在诉讼开始前也不太可能被精确描述。因此，识别主题内容——以及何时以及如何做——已成为商业秘密诉讼中一个频繁的早期战场。

在Wilbur-Ellis Co., LLC v. Gompert案中，法院在被要求辨别在商业秘密争议中发现程序的相关性时，常见的遗憾声已经变得太常见，2022年U.S. Dist. LEXIS 227155 *11（内布拉斯加州联邦地方法院，2022年12月16日），法院否决了原告发出第三方传票的请求。原告被命令准备商业秘密的具体描述，但它提交的却是法院描述为“七个通用类别及相应的通用定义，原告声称这些是商业秘密”的清单。原告还声称已在发现过程中提交了“近6000页的文件”，这只是“强调了原告在识别相关商业秘密时缺乏具体性，而不是其对充分发现的承诺”。除了拒绝第三方发现的请求外，法院还命令将原告的清单解封，因为它“不包含必要程度的机密材料，无法克服公众获取法院文件的强烈推定权”。同一案件 at *16。

尽管在公开提交的起诉状中，商业秘密原告被允许以宽泛的术语描述其秘密，见Neutron Holdings, Inc. v. Hertz Corp.案，2023年U.S. Dist. Lexis 100085 *10（加州北区联邦地方法院，2023年6月8日）（在起诉状中使用“包括但不限于”的限定词是可接受的），但在起诉阶段之后，需要真正的具体性。涉及软件时，这通常意味着生产特定算法及相关文档。在Reald Spark LLC v. Microsoft Corp.案中，2023年U.S. Dist. LEXIS 80221 *10-12（华盛顿州西区联邦地方法院，2023年5月8日），法院处理了一个询问每个所称秘密描述的质询的回应的充分性问题。起初，原告只是重复了其起诉状中的类别列表；然后，它通过引用近3000页的文件回应，并声明其源代码将提供供检查。在提交其强制执行动议时，微软着重于要求定义商业秘密的方式，使其与“行业中的普遍知识”分开，并提交了相关专利，显示一些所声称的概念是众所周知的。这导致法院下令生产实现这些概念的特定算法，以及相关的“数据集”和“技术诀窍”（包括负面技术诀窍）和源代码。同时，在等待原告遵守之前，它发布了一项保护命令，阻止原告对微软的机密信息进行发现。

尽管加州的“排序命令”，它要求在原告从被告那里获取相关发现之前早期识别商业秘密，技术上只对基于州法的诉讼强制，考虑DTSA索赔的法院可能会发现该程序作为发现管理工具很有用。见Blockchain Innovation, LLC v. Franklin Resources案，2023年U.S. Dist. LEXIS 104537 *5-6（加州北区联邦地方法院，2023年6月15日）。但是，正如法院所指出的，被告不能仅仅通过引用法律来单方面授予自己发现暂停；相反，它必须在案件开始时就动议保护令。

在整个诉讼过程中，关于机密是否得到充分描述的问题仍然存在。即使在审判结束并有了裁决，在一起涉嫌完全口头泄露商业秘密的案件中，法官可能会重新审视这些秘密是否过于模糊不清。参见Coda Development S.R.O.诉固特异轮胎及橡胶公司案，2023年美国地区法院列克星敦记录57556号，第19-20页（北俄亥俄州，2023年3月31日）（在原告胜诉的陪审团裁决后，授予被告判决为无效）。

侵占

因为侵占商业秘密的人想要保持他们的行为保密，通常很难找到直接的盗窃证据，原告必须用间接证据来证明其案件。然而，允许的推断和不允许的猜测之间存在真实的（虽然不确定的）区别，因此尽可能地收集有说服力的间接证据非常重要。用来帮助证明侵占行为的一个常见因素是被告生产竞争产品的速度。但是，不合理的速度证据必须与具体声称的秘密相关联，以便将论点提升到猜测之上。参见Wisk Aero LLC v. Archer Aviation Inc.，2023年美国地区法院列克星敦记录100960号，第42-43，80-81页（北加州，2023年6月9日）（在总结判决动议上，发现侵占声明对于广泛的设计秘密是不合理的，同时允许基于对共同供应商使用已知的机密过程的请求的“间接”侵占声明）。

在数字通信、无处不在的存储选项和远程工作的时代，肯定会有侵占机会，或者看起来像是侵占，由那些带着应该只在工作中使用的信息离职的员工所造成。在TF Global Markets Ltd. v. Sorenson案中，2023年美国地区法院列克星敦记录27983号，第11-12页（北伊利诺伊州，2023年2月17日），法院同意，在一名前员工“未经授权保留”大量机密文件的情况下，原告已经充分地通过“不当手段获得”来指控侵占。

禁令

假设发生或威胁要发生商业秘密侵占，问题变成了应该怎么办。在许多情况下，为了避免持续的损害，原告会请求初步禁令。但因为这种补救措施是“非常规的”，要求可能很难满足。其中一个要求是必须证明损害是“无法修复的”，而当被告只打算使用信息而不进一步传播或无法修复的价值损害时，可以争辩说金钱损害赔偿会提供完整的补救措施。参见TomGal LLC v. Castano，2022年美国地区法院列克星敦记录231415号，第10页（南纽约，2022年12月19日）（拒绝初步禁令）。

当原告识别的威胁源自离职员工的“个人知识或公共来源”时，如果案件依赖于DTSA的1836(b)(3)(A)(i)(I)条款，由于其禁止“不可避免披露”的禁令，拒绝初步救济是适当的。参见CAE Integrated, LLC v. Moov Technologies, Inc.，44 F.4th 257, 262-263页（第五巡回法院，2023）。另一方面，不经仔细考虑可能的未来伤害而拒绝初步禁令是错误的。参见Direct Biologics, LLC v. McQueen，63 F.4th 1015, 1022-23页（第五巡回法院，2023）（推翻地区法院在没有分析未来伤害可能性的情况下拒绝初步禁令的决定）。

损害赔偿

作为一种救济形式，只有在原告在实质上胜诉后，才可获得赔偿。然而，成功的审判通常需要早期关注损害赔偿理论和专家的充分准备。例如，损害赔偿专家通常会假设侵占作为其分析的前提。但是，如果案件涉及多个声称的秘密，且专家假设所有这些都被侵占了，那么陪审团可能会缺乏指导，不知道如果只发现部分侵占该怎么办。这就是Versata Software, Inc. v. Ford Motor Co.案中的情况，2023年美国地区法院列克星敦记录75318号，第51-52页（东密歇根州，2023年5月1日），其中审判法官在超过1亿美元的判决后，支持了被告的JMOL。损害专家的分析基于福特公司独立开发四个所谓的秘密需要超过八年的估算，但他未能提供任何备选方法，以应对陪审团可能不会发现所有四项都有侵占的情况。法官称之为“全部或无”的模式，使得陪审团无法计算出可靠的非猜测性损害。该案例作为一个严峻的警告，提示需要预见各种结果并为之准备，无论是对秘密进行某种分配，还是确定一个可信的基础来决定各种结果的相同金额。（更令原告失望的是，审判法官后来拒绝了永久禁令，强调没有任何不可修复损害的推定，特别是当被告获得的“领先优势”已经结束时。Versata Software, Inc. v. Ford Motor Co.，2023年美国地区法院列克星敦记录188219号，第11页（东密歇根州，2023年10月19日）。）

Versata案例的观点与Caudill Seed v. Jarrow案（53 F4th 368, 388-90页，第六巡回法院，2022年）形成鲜明对比，后者确认了基于较少侵占发现的判决，并以此为理由将奖项定为低于原告所请求的金额，并由专家提供足够的分析，使陪审团能够基于被告从节省研发成本中获得的价值来确定其奖项

损害赔偿

作为一种救济形式，只有在原告在实质上胜诉后，才可获得赔偿。然而，成功的审判通常需要早期关注损害赔偿理论和专家的充分准备。例如，损害赔偿专家通常会假设侵占作为其分析的前提。但是，如果案件涉及多个声称的秘密，且专家假设所有这些都被侵占了，那么陪审团可能会缺乏指导，不知道如果只发现部分侵占该怎么办。这就是Versata Software, Inc. v. Ford Motor Co.案中的情况，2023年美国地区法院列克星敦记录75318号，第51-52页（东密歇根州，2023年5月1日），其中审判法官在超过1亿美元的判决后，支持了被告的JMOL。损害专家的分析基于福特公司独立开发四个所谓的秘密需要超过八年的估算，但他未能提供任何备选方法，以应对陪审团可能不会发现所有四项都有侵占的情况。法官称之为“全部或无”的模式，使得陪审团无法计算出可靠的非猜测性损害。该案例作为一个严峻的警告，提示需要预见各种结果并为之准备，无论是对秘密进行某种分配，还是确定一个可信的基础来决定各种结果的相同金额。（更令原告失望的是，审判法官后来拒绝了永久禁令，强调没有任何不可修复损害的推定，特别是当被告获得的“领先优势”已经结束时。参见Versata Software, Inc. v. Ford Motor Co.，2023年美国地区法院列克星敦记录188219号，第11页（东密歇根州，2023年10月19日）。）

Versata案例的观点与Caudill Seed v. Jarrow案（53 F4th 368, 388-90页，第六巡回法院，2022年）形成鲜明对比，后者确认了基于较少侵占发现的判决，并以此为理由将奖项定为低于原告所请求的金额，并由专家提供足够的分析，使陪审团能够基于被告从节省研发成本中获得的价值来确定其奖项。

在过去一年中可能被视为最具争议的商业秘密意见之一中，第二巡回上诉法院处理了避免成本损害作为不正当得利衡量的问题。在Syntel Sterling v. Trizetto, 68 F.4th 792, 811 (2d Cir. 2023)案件中，法院撤销了基于近2.85亿美元判决的裁决。Trizetto提交了有关其有限销售损失利润的证据，总计850万美元，但撤回了该索赔，以避免与避免成本奖励的“双重计算”。在推翻一审结果时，第二巡回法院认为，DTSA旨在仅在“商业秘密的价值受损，甚至更糟 —— 被摧毁”的情况下提供不正当得利损害赔偿。在本案中，由于一审法院已颁布永久禁令，禁止进一步使用或披露商业秘密，Trizetto保留了使用这些秘密的权利，法院因此得出结论，其损害没有超过850万美元。

法院提到了所需的“比较评估”，但没有定义，其中已应用了衡平救济措施，以确保避免成本奖励不会“更多的是惩罚性而非补偿性”。它认识到其裁决可能会被视为与DTSA的明文相冲突，因为它承认了第七和第三巡回法院的相反裁决。好奇的是，虽然它以广泛适用的条款表达了其裁决，但它也反复强调其裁决仅限于本案的事实。时间将告诉Syntel裁决是否仍然是对令人不安的判决进行绞尽脑汁分析的特例。同时，考虑到纽约州法律禁止基于避免成本的任何商业秘密损害赔偿，E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 31 N.Y.3d 441 (N.Y. 2018)，原告可能会被建议避免在那里提起诉讼。

其他值得关注的案件

以下是两个值得注意案例的总结：

1. dmarcian, Inc. v. dmarcian Eur. BV, 60 F.4th 119, 134-141 (第四巡回上诉法院，2023年):** 此案涉及与虚拟活动相关的个人管辖权问题。第四巡回法院裁定，可以基于论坛内人员主导的远程访问会议建立个人管辖权。法院的决定反映了对现代商业运作如何在跨境虚拟环境中建立法律联系和义务的理解。这对于从事州际或国际虚拟通讯的企业和个人有着深远的影响，因为在线活动可能使他们在不同的司法管辖区面临诉讼。

2. GateGuard, Inc. v. Amazon.com Inc., 2023 US Dist LEXIS 26905 at *17 (南区纽约，2023年2月16日):** 此案涉及计算机欺诈与滥用法案（CFAA）及其对干扰对讲系统的应用。南区纽约法院发现CFAA适用于存在未授权访问或干扰计算机系统的情况，将法案下的“计算机”的理解扩展到包括对讲系统。这一决定扩大了CFAA下被视为计算机的范围，可能包括传统计算机之外的广泛数字设备和系统，强调了保护所有类型的数字系统免受未经授权的访问的重要性。（文终）