【按】因诸多因素，译者本人不便在此表明个人立场，只做直译。总之，美国德州北区地区法院2019年审理的Continental Automotive Sys., Inc. v. Avanci LLC, et. al, Case No. 3:19-cv-029 33-M (N.D. Tex.)一案将会是车联网领域专利池与标准必要专利以及FRAND原则的重要一役，值得长期关注。下文法庭之友只代表了一方意见，至于其他方面的法庭之友意见书，译者会在今后的博客中陆续推出，敬请期待！

该法庭之友的原文链接如下（看着这一众署名学者，是不是有点兴奋？！）：

Contreras, Jorge L. and Carrier, Michael A. and Chao, Bernard H. and Chin, Andrew and Hovenkamp, Erik and Lemley, Mark A. and Love, Brian J. and Melamed, Doug and Rub, Guy A. and Sarnoff, Joshua D. and Semeraro, Steven and Simcoe, Timothy S. and Xiang, Joy （北大）, Brief Of Amicus Curiae Law And Economics Scholars In Support Of Petition For Rehearing En Banc in Continental v. Avanci (5th Cir. 2022) (April 19, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4090051 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4090051 

另外，关于本案具体背景以及所反映出的法律问题，有一篇获今年全球著名竞争法杂志《Concurrences》评选出的2021年读者推荐最佳文章——《Glory Days: Do the Anticompetitive Risks of Standards-Essential Patent Pools Outweigh Their Procompetitive Benefits?》——对此案进行了详细分析介绍。因本篇论文有明显的倾向性，译者请读者在阅读时，要有一定的批判意识。详见：

Jurata, John and Luken, Emily, Glory Days: Do the Anticompetitive Risks of Standards-Essential Patent Pools Outweigh Their Procompetitive Benefits? (June 30, 2021). San Diego Law Review, Vol. 58, No. 2, 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3622615

以下为法庭之友的译文：

利益声明

本次法庭之友的呼吁人是一群专注于知识产权法、知识产权许可、反垄断法和标准制定的机构的法律和经济学学者。呼吁人对这些主题及其交叉领域进行了广泛的研究、出版和教授课程，其中许多呼吁人曾为各种美国政府机构、委员会和其他相关机构提供咨询和服务。

对此案，呼吁人有强烈的专业兴趣，希望看到有关标准制定、知识产权、反垄断和许可的法律——以及本案特别涉及的它们的交叉点——以合理和谨慎的方式发展并服务于公共利益。此案影响了呼吁人的核心专长。

论据摘要

在认为原告/上诉人（即CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS, INCORPORATED）缺乏第三条提起诉讼的资格时，上诉法庭依赖了几个错误的假设，即证据记录不支持，并且与本法院的先例和其他巡回法院的判决相矛盾。更重要的是，上诉法庭的错误可能会对依赖标准化产品的市场产生严重后果。（注：在2022年2月28日，第五巡回法院作出裁决，驳回了大陆集团对诺基亚、Avanci的上诉，认定大陆集团不是适格的原告，认为大陆集团并没有受到实质损害，并驳回大陆集团要求Avanci向其以“组件级”许可方式提供SEP许可的诉求。是故，才有学者不认同上诉法庭的裁决，支持大陆集团向该法院申请全员重审的法庭之友）

广泛采用的技术互操作性标准为技术市场带来了巨大的好处。许多标准制定组织 (SSO) 试图通过对其成员施加“公平、合理和非歧视性” (FRAND) 许可承诺来确保尽可能广泛地采用其标准。这些承诺确保对这些至关重要的标准（SEP）专利所有人，按照 FRAND 条款授权给该标准的所有潜在实施者。

根据本法院的判例（在其他巡回法院中得到承认），原告/上诉人是持有专利的被告（即Avanci）对相关 SSO 做出的 FRAND 承诺的预期第三方受益人。

上诉法庭拒绝让原告/上诉人出庭，可能会对依赖标准化产品的市场产生以下严重后果：

• 它消除了原旨在确保广泛使用标准化技术的 FRAND 承诺；
  
• 它可能会阻碍标准化组件的进入市场，并减少市场竞争； 和
  
• 它将限制终端产品制造商 (OEM) 的供应选择，尤其是尚未签订 SEP 许可协议的进入者。
  

这些结果加总在一起，可能会阻碍标准化产品在相关市场的传播和使用，从而导致选择的减少、价格上涨和消费者福利的减损。

出于所有上述原因，我们敦促法院全员重新审理此案，并推翻未经上诉法庭支持的决定。

争论的要点

I.  SSO 颁布标准的所有实施者都是相关SSO 成员的 FRAND 承诺的第三方受益人

A. FRAND 承诺是广泛市场准入标准的机制

按照 FRAND 条款授予专利许可的承诺最早出现在美国的司法命令（judicial orders）中，旨在救济涉及专利的反竞争行为（详见： Jorge L. Contreras, A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard-Setting and Antitrust through a Historical Lens, 80 ANTITRUST L.J. 39, 49-51 (2015)）。 在 1940 年代至 1970 年代的一百多个此类命令中，专利所有人必须授予许可（根据付费或免许可费）给“所有申请人”。

SSO 与竞争对手合作开发技术互操作性标准，也采用了类似的专利许可承诺。SSO 施加的 FRAND 承诺旨在确保广泛使用行业标准中包含的专利技术。

B. SSO的FRAND政策要求所有申请人都获得许可（licensing to all）

美国法院在很大程度上认可了 FRAND 承诺的市场准入促进功能。在 Microsoft v Motorola 案中，第九巡回法院得出结论认为，受 FRAND 许可承诺约束的 SEP 所有人承诺“在全球范围内、非歧视性地向不限数量的申请人授予许可”，并且这种语言“承认没有任何限制谁或多少申请人可以获得许可证。”

本案中的地区法院认定，与本案相关的三个 SSO（“相关 SSO”）（ROA 6675），确认其 FRAND 承诺旨在使 SSO 标准的所有实施者受益：

• 1. 电信行业协会 (TIA) 的知识产权政策规定，“任何必要专利的许可，即由以下签名的专利所有人持有的许可权，将根据条款和条件向所有申请人提供合理和非歧视性的条件”；
  
• 2. 电信行业解决方案联盟（ATIS）的知识产权政策要求“申请人”必须获得 SEP 所有人的许可，但不限于此；
  
• 3. 欧洲电信标准协会 (ETSI) 的知识产权政策明确声明旨在要使“ETSI、成员和其他应用 ETSI 标准和技术规范的人”受益。因此，ETSI 的 FRAND 承诺被解释为要求参与者授予 SEP 许可证给所有申请人。 （尽管一些学者认为 ETSI 知识产权政策允许 SEP 持有人拒绝向组件制造商授予许可（详见Jorge L. Contreras, Sometimes FRAND does mean license-to-all, INTELL. ASSET MGT. (Oct. 10, 2020))，但在本案中没有提供支持这一主张的证据）
  

C. 遵守对相关 SSO 做出的 FRAND 承诺的所有标准实施者都是这些承诺的第三方受益人

如上所述，SSO所设置的FRAND 承诺旨在确保广泛使用 SSO的标准。标准实施者本身通常不是 SSO 的成员。 然而，这些第三方（实施者）显然是 SSO 成员 FRAND 承诺的预期受益者。

上诉法院（即第五巡回法院）去年在 HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 12 F.4th 476, 481 (5th Cir. 2021) 中承认了这一原则，在该案中它认为“寻求根据 FRAND条款获得许可的公司成为标准必要专利所有人与标准制定组织之间的合同的第三方受益人”，并且“因此能够执行该合同的条款。”第九巡回法院在 Microsoft, 696 F.3d at 884 中也承认了这一原则；第三巡回法院在Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 304, 313-14 (3d Cir. 2007)一案中亦同意该原则；另外，许多地方法院也采取了步骤。 

本案的上诉法庭拒绝将原告/上诉人视为持有专利被告的 FRAND 承诺的第三方受益人，部分证明其结论是基于原告/上诉人“不声称是相关 SSO 的成员”。（见Op. at 11）然而，SSO 的成员资格从来都不是将第三方受益人身份扩展到实施者的前提条件。如上所述，SSO 颁布了针对整个市场的标准，而不仅仅是针对其成员。扩展 SEP 下的权利，实际上对非成员放入实施者比对 SSO 成员更重要，因为 SSO 成员通常有机会将自己的 SEP 交叉许可给其他 SSO 成员，而非成员很少持有此类 SEP。因此，限制一个 SSO 成员对其他 SSO 成员的 FRAND 承诺与 FRAND 承诺的基本目的背道而驰。因此，上诉法庭在这一点上的推理是错误的，应予以纠正。

此外，根据对 ETSI 公共记录的审查，原告/上诉人的母公司 Continental Automotive GmbH (CAG) 是 ETSI 的正式成员，并且 CAG 的代表目前在 ETSI 的董事会任职。虽然 CAG 不是在本案中的直接原告/上诉人，但原告/上诉人最终归 CAG 所有。因此，出于所有实际目的，原告/上诉人至少是一个案中“相关 SSO”的成员。（本案中上诉法庭还试图将此案与Broadcom案区分开来，理由是“在Broadcom案中，第三方受益人Broadcom公司是标准必要专利所有人高通公司的直接竞争对手，需要其标准必要专利许可才能运营。” （见Op. at 11.）但本案中，至少有一个 Avanci专利池内部的许可方成员（如LG 电子）是大陆集团在远程信息处理控制单元（TCU）市场上的直接竞争对手）

II. SSO 成员仅向实施者的某些客户提供许可是不够的

如上所述，相关 SSO 的成员必须按照 FRAND 条款向 SSO 标准的所有实施者许可其 SEP。然而，上诉法庭认为，当标准必要专利所有人选择“主动许可”其标准必要专利给组件制造商的潜在客户（见Op . 在 12 处，添加了重点）。也就是说，组件制造商“不需要 SEP 持有者的 SEP 许可”，因为这些 SEP 持有者已“向购买原告/上诉人组件的OEM 授予了许可”（见Op at 14，强调补充）。

上诉法庭认为专利所有人无权“均沾（double dip）”，或从分销链中的两个不同方收取许可费，这些都是正确的。但上诉法庭错误地认为，向客户发放许可证将始终保护上游供应商，使他们没有兴趣去援引 FRAND 承诺。

A. 这将无法保证 SEP 持有者能成功地授权于实施者的任何特定客户

众所周知，SEP 许可需要数月或数年的时间来协商和完善。 在某些情况下，SEP 持有者和 OEM 对 FRAND 许可的条款存在分歧，并诉诸法律诉讼来解决有关特许权使用费和其他条款的争议。 这种诉讼在特定OEM根据相关标准必要专利获得许可的期限上增加额外的年限。因此，即使是持有专利的被告去寻求许可的OEM，也不会立即获得SEP的许可。

此外，由于持有专利的被告尚未针对他们主张标准必要专利，因此有大量成熟的汽车OEM未根据相关标准必要专利获得许可。

最后，市场的新进入者随时可能出现。鉴于上述时间滞后，即使谈判进展迅速，新的市场进入者在进入市场后的一段时间内，也不会获得相关标准必要专利的许可。由于上述原因，原告/上诉人的所有潜在OEM 客户不可能在原告/上诉人提起诉讼时都根据相关标准必要专利获得许可。

上诉法庭在试图将此案与上述Broadcom案区分开来时，实际上强化了这一点。其在裁决中写道：“在Broadcom案中，第三方受益人Broadcom（博通）是标准必要专利所有人高通（Qualcomm）的直接竞争对手，需要其标准必要专利许可才能运营……博通和高通都开发芯片组，且都必须许可高通公司的 FRAND 原则下的标准必要专利。”在这种情况下，Avanci 是原告直接竞争对手的许可代理（专利池），更重要的是，作为芯片组生产商，博通与原告/上诉人处于完全相同的位置，即都是为可能拥有或不拥有许可证的 OEM 提供标准化组件的供应商。

B. 如果没有许可证，制造或销售符合标准的产品的实施者可能会被迫侵犯可用的标准必要专利

即使标准必要专利所有人向实施者的客户授予许可，实施者制造和销售符合标准的产品仍可能构成对相关标准必要专利的侵权。也就是说，如果没有 SEP 所有者的直接许可或 OEM 的适用的传递许可（pass-through license），包含专利技术的非定制组件的供应商仍然可能是侵权者，可能会因故意侵权而受到禁令和三倍的损害（当 OEM 客户在专利所有人的许可下，授权供应商专门为其订单制造许可产品时（即所谓的“已制造（have-made）”权利），此规则的例外情况就发生了。 参见 Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77 F.3d 1381 (Fed. Cir. 1996)。 但这与本案情况不相同，因为像原告/上诉人这样的零部件供应商在我们知道的大多数情况下，并不只是作为OEM的合同制造商进行运营）。 虽然标准必要专利所有人可以主动避免对未经许可的组件制造商提出侵权索赔，如果没有对这些制造商做出 FRAND 承诺，标准必要专利所有人没有义务行使这种克制。（第九巡回法院在 FTC 诉高通公司案（969 F.3d 974, 996 (9th Cir. 2020)）中考虑了一组类似的论点，但在这种情况下，确定高通公司与“在功能上充当事实上的许可”的组件供应商签订了“CDMA ASIC 协议”（即“没有许可，也没问题（no license, no problem）”），通过允许竞争对手在将其芯片出售给下游 OEM 之前，使用高通的标准必要专利（免许可费）。” ）在本案中，没有迹象表明被告/被上诉人已经提出或与原告/上诉人签订了任何此类协议。 

因此，期望企业在专利侵权的持续威胁下运营是不合理的，SEP 所有人可能会在不受 FRAND 承诺约束的情况下随时进行操弄。将组件供应商置于如此妥协的位置，可能会阻止他们参与标准化产品市场，从而挫败 SSO所规定的FRAND 承诺的目的，而该承诺就是旨在促进标准的广泛采用和使用。

小结

出于上述原因，我们敦促法院全员（en banc）重新审理此案，并推翻本案上诉法庭的裁决。（文终）