译自：Randall Rader, Rader’s Ruminations: The Most Striking (and Embarrassing) Legal Mistake in Modern Patent Law, IPWatchdog, FEBRUARY 21, 2024, view at: https://ipwatchdog.com/2024/02/21/raders-ruminations-striking-embarrassing-legal-mistake-modern-patent-law/id=173551, accessed 27 Feb 2024.

【按】“中国人民的老朋友”美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 前首席法官 Randall Rader （兰道尔·雷德）将在IPWatchdog 定期写作客座专栏“雷德沉思录”。在该专栏中，雷德法官将分享他从 35 年来的经验中收集到的一些见解，包括法学院教授的经验以及担任 CAFC 法官的经历，希望能为专利法走向更光明的未来指明道路。本文是雷德法官专栏的首期——直指美国乃至全世界的专利禁令救济产生巨大影响的eBay Inc. v. MercExchange（347 U.S. 388 (2006)）案。译者曾有幸与雷德法官当面讨论美国eBay案的问题，作为译者一篇仍未发出去的论文的一部分，对eBay案的思考以及看法直接分裂了美国专利学界。虽然该案已有近20年历史，但对于其背后所蕴含的法理与实践（特别是SEP）仍方兴未艾，延绵至今。（下文绿色部分为译者注释）

现代专利法史上最引人注目（也最令人尴尬）的法律错误发生在 eBay Inc. 诉 MercExchange 案（347 U.S. 388 (2006)）。 这一错误导致了令人震惊的错误结果，并对美国创新政策造成了巨大破坏。

在探讨这个明显的错误（大多数专利律师都没有理解）之前，请考虑产权的性质。 美国专利法将专利定义为排除他人制造、使用、销售、许诺销售或进口发明的权利（详见《专利法》第154(a)(1)条）。 当有人侵犯财产权时（在你的后院扎营或企图使用你的发明），一般的（不是自动的）救济措施是驱逐侵入者（侵权人）。 因此，针对侵犯专利权的传统且长期存在的救济措施是永久禁令（permanent injunction）。 通过在 eBay 案上选择忽略已确定的侵权者/侵入者，美国最高法院极大地削弱和贬低了每项专利的专有权。 这一错误结果是灾难性的政策错误，但政策失误本身并不必然是令人尴尬的法律错误。

所谓的尴尬

令人尴尬的法律错误是最高法院未能完成其最基本的工作之一——调和同一法规中明显相互冲突的条款。 eBay案造成的破坏性结果是，因为最高法院甚至没有尝试协调美国《专利法》第283 条（“法院……可以根据公平原则（principles of equity，即衡平原则）颁布禁令，以防止侵犯任何权利”）以及第154 (a) (1)条（基本排他权）和第261条（专利应具有个人财产属性（patents shall have the attributes of personal property））。 但在eBay案中，相反地，法院强调，第 283 条使用了条件术语“可以（“may” ）”，并且以令人震惊的简化推理引入了一项有条件的禁令救济，这意味着今天的排他权很少是真正的排他权！

美国专利法第283条（禁令）原文：The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

如果美国最高法院承诺履行其职责，它就会发现第 283 条本身规定了协调原则（the reconciling principle），即公平原则。 第 283 条中提及的“公平原则”本身表明了，美国专利法必须使用“可以（may）”来确保禁令是“一般”规则（“general” rule，即普遍适用），而不是“自动”规则的原因（ an “automatic” rule，即强制适用）。 

此处的“公平原则”至少包括eBay规定的四个因素：

• 不可挽回的损失（irreparable harm，即不授予禁令救济，原告是否会受到不可挽回的损失。本要素是美法院判定禁令救济的核心，对其的讨论请详见下文中Gergen等人所著文章第222至223页）；
• 不充分的法律救济（损害赔偿）（an inadequate legal remedy (damages)，即原告是否可以依法获得适当的救济）；
• 有困难的利益平衡（a balancing of hardships，即授予禁令救济，是否会导致原告获益大于被告的损益）以及
• 公共利益（健康和安全）（ the public interest (in health and safety)，如禁止公共医疗器械专利使用，是否会造成公共利益的损失）。 
  

雷德法官认为，实际上，法院这种四分列表也是一个错误，因为公平涉及至少七个因素，但出色的法律评论详细说明了这个错误。详见：Mark P. Gergen, John M. Golden, Henry E. Smith, The Supreme Court’s Accidental Revolution? The Test for Permanent Injunctions, 112 Colum. L. Rev. 203 (March 2012)。 公平原则的关键是健康和安全方面的公共利益（即第四要素），由此将第 283 条中的“可以”与第 154 条和第 261 条中的“可以”相调和。

美国专利法第154(c)(3)条（赔偿）原文：(3)Remuneration.—The acts referred to in paragraph (2) may be continued only upon the payment of an equitable remuneration to the patentee that is determined in an action brought under chapter 28 and chapter 29 (other than those provisions excluded by paragraph (2)).
美国专利法第261条（所有权）原文：…Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States…

立法中“可以”的真正原因

鉴于一些简单的事实场景，这一协调原则成为焦点。 如果被侵权的专利涉及废水处理厂，地方法院不能在不危及公共安全的情况下自动关闭侵权工厂。 认识到专有权可能涉及公共健康，美国专利法在第 283 条中使用了“可以”一词（见上文），以确保地区法院可以行使狭隘的自由裁量权来维护公共安全。

顺便说一句，这一事实场景并非假设，而是密尔沃基市诉活性污泥公司案 (City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69 F. 2d 577 (7th Cir., 1934)) 的实际案例。在此案中，第七巡回法院撤销了永久侵权禁令，以确保该市不会将废物倾倒入密歇根湖。另一个例子可能是心脏起搏器案。该判决确保地方法院没有强制义务关闭救生设备，即使该设备已被证明侵权。 顺便说一句，同样的原则也适用于不动产或动产（正如美国专利法重申的那样）； 例如，无论出口走廊的所有权如何，法院都不会剥夺进入医院的权利。

因此，公平原则本身就揭示了法规在第283条中使用有条件“可以”的原因，即为了保护公众的健康和安全利益。如果最高法院完成了其职责并在美国专利法本身中寻求协调原则，那么它将在第 283 条本身的语言中找到它（“根据公平原则”）。 正如《专利法简明扼要（Patent Law In a Nutshell ）》第四版第472页所述：“法规中必须使用‘可以’一词，以防止执行专利可能危及公共健康和安全的罕见情况。” 

下级法院是对的

可悲的是，eBay案的记录显示，最高法院本可以调和明显的不一致，并以另一种甚至更简单的方式保留排他权利。本案中的下级法院判例已经通过阐明正确的规则完成了调解工作。根据 eBay案的正确规则，下级法院遵循了“一般规则，即在没有特殊情况下（absent exceptional circumstances），法院将发布针对专利侵权的永久禁令”。 参见 401 F. 3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005)。美国最高法院将此规则解读为“禁令自动遵循的规则（a rule that an injunction automatically follows）”（eBay，at 390）。 如果法院只是简单地评估“一般”规则和“自动”规则之间的法理差异，那么调查本身就会对“没有特殊情况”的提法给予适当的重视。毫无疑问，这些“特殊情况”肯定会引发公平的健康和安全利益。 相反，eBay案中最高法院误解并推翻了这一正确的一般规则。

附带损害（Collateral Damage）

本文简要介绍了最高法院在 eBay案上犯下的令人尴尬的法律错误。这一错误的政策影响是广泛的，并且总体上对专利法和创新政策有害。这些政策缺陷之一值得更多关注。感谢现代法理学的希腊-马其顿根源（Greco-Macedonian roots of modern jurisprudence），法律判决在法律和事实中找到解决办法，而不是只看当事人无关的特征。更直接地说，我们的法律承诺在不考虑种族、信仰、民族、性别、政治、规模、公司地位或政党的其他特征的情况下进行管辖。

然而，在 eBay案制度下，当事人的属性通常控制并决定了禁令的下达。 为了赢得永久禁令，权利人（已经证明有效性和侵权）现在必须在 eBay案给予的四因素下证明“不可挽回的损失”的有力证据。 由于侵权者提出支付最低的许可使用费（之所以说“最低”，是因为禁令不太可能生效），并且侵权者和专利权人都将面临困难，eBay 的控制因素是损害的表现。 法院总是会要求市场份额的损失来证明这种“无法弥补的损失”。 因此，只有在市场上占有一席之地的专利权人才能尝试证明有权获得禁令。 大学、研究诊所、教授或其他非企业发明人甚至不需要考虑申请禁令，因为他们不够资格。从本质上讲，专利法救济措施不再对参与者的特征“视而不见”，而是受到这些特征控制。

令人困惑的同意书（Concurrence）

阅读肯尼迪大法官和其他三名大法官的同意书后，对该系统运作方式的任何怀疑都会消失，该同意书确定了专利“行业”中仅使用专利作为“杠杆”的部分。这种对众所周知的“非实践主体（NPE)”的提及，忽视生产商品的特征不是有效原则、侵权原则或其他法定专利原则的强制执行原则，甚至不是任何相关原则。此外，这一特征将很大一部分发明人群体的合法诉求排除在外。毕竟，如果专利不是排除排他的“杠杆”，那它是什么？

综上所述，美国最高法院在专利法案件中最尴尬的法律错误发生在eBay案身上。法院根本没有履行其职责。它甚至没有试图调和美国专利法内部各法条的规定。首席大法官罗伯茨（和他的两位同事）似乎意识到eBay案的不一致和错误。他们的同意书呼唤了霍尔姆斯大法官的智慧：“一页历史胜过一卷逻辑推论得出的结论”（请参阅 eBay案，第 392 页）。这一经过（且未遵循）的建议似乎归功于 eBay案断然拒绝的历史“一般规则”。 这种无关紧要的同意书并没有维护对抗侵权人的专利法悠久历史，而是进一步暗示了法院最引人注目的专利法错误的内部意见不一致。（文终）