译自IPWatchdog

最高法院从未完全理解专利适格性（patent eligibility）与可专利性（patentability）之间的区别。专利适格性涉及整个主题类别或发明事业领域，如 "工艺、机器、[物品]制造或物质构成 "等类别（美国专利法第 101 条）。因此，要确定专利是否合格，只需检查专利申请的名称，并用尊敬的 Giles Rich 法官的话来说，确保"[发明]产生了有用、具体和有形的结果"（参见State Street Bank v. Signature Fin. Group, 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)）。简单地说，第101条对专利适格性的要求并不高，只需证明一项发明在托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson）于1793年阐述的广泛范畴内应用了自然原理以实现具体目的。另一方面，可专利性则是对 "本标题的条件和要求 "进行逐项权利要求、逐个特征的详细审查（美国专利法第 101 条）。具有讽刺意味的是，第 101 条的法律语言本身就明确体现了最高法院忽视的这一根本区别。

译者的理解是，专利适格性（Patent Eligibility）主要是指一个发明是否符合成为专利的基本要求和标准，反映了其是否进入专利保护体系的门槛问题。例如，美国联邦法规规定，只有新颖、实用的过程、机器、制造方法或者新的有用改进才能获得专利。这就是说，尽管一个发明是新颖的，但如果它不是一个过程、机器、制造方法或者新的优化改进，那它就无法满足专利适格性的要求。而可专利性（Patentability）则是指发明是否满足特定条件以便自身成为有效的专利，也就是说，是否适合被授予专利。这通常包括了实用性、新颖性和非显而易见性的要求。例如，一个发明也许是新颖的和实用的，但如果它是对专业人员来说显而易见的，那么它就不满足可专利性的非显而易见性要求。
因此，简单来说，专利适格性是对发明的基本类别和类型的要求，是决定一项发明是否有资格进入专利审查流程的关键；而可专利性则是对一项已经进入审查流程的发明的新颖性、实用性和非显而易见性的审查，决定这项发明是否应被授予专利。

当美国政府要求最高法院尊重这一法律语言和设计时，法院给出了一个可笑的答复： "[我们]拒绝政府的邀请，即用专利法第102、103和112条的调查代替第101条下更完善的调查”（参见Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012) ）。首先，第 102、103 和 112 条中提及的 "条件和要求"已经是第 101 条的一部分。然而，最高法院的声明是可笑的，因为世界上唯一比大量有效性判例 "更好地确立"资格的地方，仅仅是美国最高法院的判例。当然，该判例根本没有 "确立"任何 "更好的 "决策分析。换句话说，最高法院以其先前的错误来为其无视法规语言的公然错误辩护！要明确的是，法院的错误不仅仅是无视法规，而是实际上用完全不必要的法官自定的例外条款取代了成文法（详见“专利适格性”第一部分）。

法院无视专利法的悠久历史

由于法院不遵守法规，专利适格性与可专利性之间的区别也就不复存在，造成了破坏性后果。《美国专利法》曾多次试图澄清这一区别。20 世纪 50 年代初，当时的纽约专利律师 Giles S. Rich（后来成为巡回法院法官）和美国专利商标局（USPTO）学者 P. J. Federico 共同提出了专利法修正案，以确保专利适格性不会与基本可专利性混淆——基本可专利性是逐项权利要求衡量技术进步程度的标准，是获得专利的必要条件。为此，1952 年法案增加了第 100 (b) 条，以足够宽泛的术语明确定义了 "工艺（process）"，以确保 "任何新的和有用的工艺(any new and useful process)"（通常是计算机软件）在最高法院的古怪裁决下仍有资格获得专利（依据美国专利法第101条）。

出于同样的原因，1952 年法案通过将 "或发现（discovery）"写入第 101 条，赋予了《美国宪法》第 1 条第 8 款中的 "发现"一词以生命力。最高法院在 A.M.P.诉Myriad Genetics案（569 U.S. 576 (2013)）中没有过多考虑法规对 "发现"的直接认可，而是审查了从自然环境中提取并用于诊断和治疗乳腺癌的DNA片段。同样，该分子结构以前从未以这种分离的形式存在过。法院轻蔑地宣布发明人 "什么也没创造"，同时承认Myriad公司的进步是一项 "突破性、创新性......[和]辉煌的发现。"此处一个明显的疏忽是，法院没有解释为什么《美国宪法》（"发明人对其......发现享有专有权"）和《专利法》（"发明或发现者"）将发明和发现等同起来。事实上，这一等式是合理的。只要能从持续的 "科学和实用艺术的进步（progress of science and useful arts）"中受益，美国公众并不在乎如何获得技术（参见《美国宪法》第 1 条）。总之，美国《专利法》使用了大量术语来防止法院混淆专利适格性和可专利性。

1952 年《专利法》的起草者们意识到，如果这两项规则失去了各自的法律基础，可预见性就会受到影响。利尔德·汉德法官（Judge Learned Hand）曾用令人难忘的话语已经发出了警告： "[可专利性]已经成为在所有法律概念中一样飘忽不定、不可捉摸、难以捉摸和含糊不清的幽灵（[Patentability has become] as fugitive, impalpable, wayward, and vague a phantom as exists in the whole paraphernalia of legal concepts.）"（参见Harries v. Air King, 183 F.2d 158 (2d Cir. 1950) ）。此外，罗伯特·H 杰克逊副法官还告诫说："唯一有效的专利就是本法院（最高法院）无法获得的专利"（Jungersen 诉 Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560 (1949)）。

在 1952 年法案颁布之前的时期，法院对专利适格性和可专利性的理论杂乱无章，这很令人不安。例如，在Funk Brothers 诉 Kalo Inoculant 案（333 U.S. 127 (1948)），道格拉斯法官称新的细菌组合为 "大自然的杰作"；法兰克福特法官认为问题在于可专利性。甚至在 1952 年法案之后，法院仍在继续引入新的 "幽灵"有效性测试。这些难以预测的逐项权利要求有效性测试分两步骤进行： 首先，法院寻找发明的 "要点（gist）"；其次，法院审查要点中的 "天才闪光点 "或未定义的 "增效作用（synergism）"（参见 Black Rock 诉 Pavement 案，396 U.S. 57 (1969)；Sakraida 诉 Ag Pro Inc.案，425 U.S. 273 (1976)）；第二步是通过观察发明并评估法院自身对其优点的 "gee whizz"反应来实现的。

无可救药地偏离节拍的新两步骤

具有讽刺意味的是，尽管《1952 年法案》有明确规定，但最高法院还是重复了其重蹈覆辙的模式。法院重蹈覆辙（Benson、Flook、Funk Bros.），在 Mayo、Myriad 和 Alice 案中再次犯错。毫不奇怪，这种对专利适格性和可专利性的新的现代混淆仍然是两步骤。下级法院和美国专利商标局在描述最高法院的两步骤时有些误导。根据下级法院和美国专利商标局的说法，第一步询问权利要求是否 "针对 "法官规定的三种例外情况之一；第二步则询问权利要求是否叙述了比这些不必要的例外情况 "明显更多的附加要素"。

由于每项发明都必须使用自然规律和现象，而抽象性仍然是一个未定义的 "幻影"，因此通常不难在非法定例外的范围内找到权利要求的某些要素。所以，真正具有决定性的两步骤审查是从确定权利要求中的 "创造性概念 "开始的——不是在整个权利要求中，而是在权利要求的任何要素中。例如Alice，134 S. Ct. at 2355中提及："我们已经将这一分析描述为寻找'"创造性概念——即'足以确保专利在实践中大大超过[不具备专利适格性的例外情况]本身的专利'的要素或要素组合"）。这种对现代创造性概念的探寻与 1952 年法案之前对发明 "要点 "的探寻几乎相同。

然后，如上所述，第二步是寻找 "明显更多的东西（something significantly more）"，而不是那些吞噬了法定规则的法官制定的扩张性例外。 这一现代检验标准的第二部分与寻找某些未定义的 "天才闪光"或 "增效作用 "实际上又是相同的，法官只是通过观察发明后的反应（完全不顾事后诸葛亮的危险）来识别这些 "天才闪光"或 "增效作用"。法院说，这种 "更多的东西 "必须超越 "众所周知的、常规的或传统的"，详见Mayo案等，但这种探究并没有参照现有技术来界定这些概括。法院再次寻求某种类似于未定义的 "天才的闪光"的内在反应，以解释一种不确定的 "更多的东西"，这种 "更多的东西 "给人的印象足以通过逐项权利要求的适格性/可专利性测试。可悲的是，法院将专利适格性和可专利性混为一谈的做法在很大程度上恢复了 1952 年法案中被认为已被取缔的含糊不清的有效性测试。

影响无法完全量化

也许无法量化现代专利适格性/可专利性危机对美国创新政策的全部影响。 美国专利商标局 2022 年的一份报告证实了这一点： " ......当前的判例已经改变了确定专利主题资格的格局"。美国专利商标局提交国会的报告： 美国专利商标局提交国会的报告：专利主体资格： 美国专利商标局向国会提交的报告：《符合专利条件的主题：公众对美国现行判例的看法》（2022 年 6 月）。即使是滞后和不完整的统计数据，也无法完全记录向商业秘密的转移、重要研发领域可用财政投资的减少，以及由于Mayo、Myriad和Alice案的寒蝉效应而未提交或放弃的专利申请。Alice案五年后的一篇报道称 "联邦法院和美国专利商标局（USPTO）的专利审判和上诉委员会（PTAB）已经宣布 1000 多项专利无效，而美国专利商标局在驳回不符合专利条件的主题后，已经放弃了 6 万多件专利申请"（详见Sachs, Robert, Alice： Benevolent Despot or Tyrant》，IP Watchdog，2019年8月29日）。该报告还指出，"联邦巡回法院维持了下级法院89%的专利无效判决"，地区法院维持了57%的根据101条款全部或部分无效的动议（同上报告）。

下一个： CAFC的打击

总之，最高法院恢复了逐项权利要求的专利适格性/可专利性测试，损害了整整一代发明。当然，最高法院并非孤军奋战。关于专利适格性的下一篇文章将指出，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在面对专利适格性/可专利性的问题时，也曾多次出错。一个简单的建议就能为解释和应用专利法的司法工作带来更多的确定性： 当其他一切都不灵时，请回去查阅法规。