译自IPWATCHDOG。注意本文有许多棒球术语！

美国最高法院那些站不住脚的专利适格性判例向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）投出了几个 "好球"，以避免对专利的“大屠杀”。而迄今为止，联邦巡回上诉法院在维护专利制度方面至少有两次没有“挥杆击球”（棒球规则中，投手三次好球，对面击球手挥杆或不挥杆未击中球，都会被三振出局；当然，投手三次环球且击球手不挥杆击球，这样就保送击球手上一垒）。

第一击：拒绝平衡的邀请

第一个垒球出现在高等法院最初的判决中，即梅奥诉普罗米修斯案（ Mayo v. Prometheus，566 U.S. 66，2012），该判决推崇法官制定的 "例外"，而非已有 200 年历史的法定规则：

"然而，法院已经认识到，对这一排除原则过于宽泛的解释可能会破坏专利法。因为所有发明在某种程度上都体现、使用、反映、依赖或应用了自然法则、自然现象或抽象概念。因此，在 Diehr 案中，法院指出，"一项工艺并非仅仅因为包含自然法则或数学算法就不能获得专利。450 U. S., at 187. '法院补充说，'将自然法则或数学公式应用于已知的结构或过程完全可以获得专利保护'"（详见Diamond 诉 Diehr 案，第 187 页）。

梅奥案中的这段话直接承认了法院选择用例外条款代替《专利法》语言的弱点。毕竟，最高法院并不经常提出一条新规则（例如，堕胎可以由各州管制），然后又说，但与之相反的先前规则（例如，堕胎本身作为隐私问题是合法的）也可以。显然，最高法院很少在同一判决中推翻和保留一项规则。然而，在梅奥案中，法院解释说，先前的规则仍然有效（自然法的应用是合格的），因为对其新规则的 "广义解释""可能会废除专利法"。

因此，即使放弃了关于资格的法规，最高法院仍邀请联邦巡回法院对资格的判定进行平衡。可悲的是，联邦巡回法院不是用手术刀小心谨慎地去除一些难看的瑕疵，而是挥舞大锤砸碎哪怕是最小的疣，使整个创新肢体（软件、诊断、医疗等）残缺不全，血流不止。

此外，最高法院的软性邀请并非一闪而过。法院再次援引 Diehr，并在两年后的 Alice 案中重复了同样的警告，以确保其非法定规则不会 "吞没专利法的全部"（Alice Corp. v. CLS Bank, 573 U.S. at 304 (2014)）。可悲的是，联邦巡回法院甚至没有提及这一邀请，更不用说执行了。这就是第一击！

本文所指的 "一击 "是指联邦巡回法院在专利适格性离开法定轨道后，错失了从正在发生的火车失事中恢复过来的机会。

第二击：美国最高专利法院允许专利法被吞没

最高法院在梅奥案和爱丽丝案中再次投出第二枚垒球：

"因此，在 Diehr 案中，法院指出，'一项程序并非仅仅因为包含自然法则或数学算法就不能获得专利。450 U. S., at 187 (quoting Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 590 (1978)). 它还补充说，'将自然法则或数学公式应用于已知结构或过程完全可能值得专利保护。Diehr, supra, at 187. 它还强调了斯通法官在 Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U.S. 86 (1939) 案中的类似观点：
虽然科学真理或科学真理的数学表达不属于可授予专利的发明，但借助科学真理知识创造的新颖而有用的结构可能属于可授予专利的发明。450 U. S., at 188 (quoting Mackay Radio, supra, at 94)"。

Mayo, 566 U.S. 66。

通过这些文字，最高法院公开指示联邦巡回法院使用其早先的 Diehr 案。

在这段话中，法院甚至重申了源于杰斐逊 1793 年语言的传统法定资格规则。然而，Diehr 案包含了一个更为重要的原则。在 Diehr 案中，法院考虑了一种合成橡胶的固化工艺。该工艺使用计算机通过现有技术中的固化压力机运行现有技术中的阿伦尼乌斯数学方程。计算机的计算速度、可靠性和自动性确保了硫化机 "在适当的时间自动打开"。在适当的时间自动打开"。Diehr 案，第 187 页。虽然相对于现有技术的创造性改进是计算机软件，但法院指出：

"在根据第 101 节确定答辩人所主张的工艺是否符合专利保护条件时，必须将其权利要求作为一个整体来考虑。将权利要求划分为新旧要素，然后在分析中忽略旧要素的存在是不恰当的。在工艺权利要求中尤其如此。. . ."

同上，第 188-89 页。

无论如何强调，法院在梅奥案和爱丽丝案中都明确认可了迪尔及其 "整体 "规则，将其作为确保新的非法定资格规则不会 "废除/吞没专利法 "的途径。

现在，法院邀请使用 Diehr 规则提出了一个问题：被联邦巡回法院驳回为不合格的案件中，哪些是 "自然法的应用......值得专利保护"。梅奥案，同上。 换句话说，如果联邦巡回法院遵循最高法院的指示，使用 Diehr 的 "整体 "方法，那么被联邦巡回法院驳回为不合格的案件和专利会有哪些得以存续。事实上，如果联邦巡回法院使用的是手术刀而不是大锤，那么会有数十个案件得以存活，但本文仅提及其中的半打案件，以说明问题：

• Ariosa 诉 Sequenom，788 F.3d 1371（联邦巡回法院，2015 年）--通过分析母亲的身体排出物，诊断替代长针羊膜穿刺术；
  
• Athena Diagnostics 诉 Mayo 案，927 F.3d 1333（联邦巡回上诉法院，2019 年）--一种利用 MuSK 蛋白中的抗体检测危险的神经系统疾病的方法；尽管如此，在 5-7 次全体法官投票中（有 8 种不同意见），仍被认定为不合格；
  
• ChargePoint诉SemaConnect案，920 F.3d 759（联邦巡回法院，2019年）--一种为电动汽车充电的装置、方法和系统；特别值得注意的是，该发明包括充电装置和系统，而不仅仅是一种方法；
  
• Chamberlain v. Techtronic, 935 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2019) - 带有无线通信器的车库门开启装置；该发明同样是一种装置（或法规指定的 "机器"）；
  
• American Axle v. Neapco, 966 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2019) - 一种制造汽车传动轴的工业技术（甚至美国副检察长也认为该发明符合条件）；
  
• Yu v. Apple, 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021) - 嵌入手机中的摄像头，使用多重曝光和镜头来改善数字图像。
  

按照 Diehr 的要求，这些发明和其他数十项发明 "作为一个整体 "来看，仍有资格获得专利保护。Diehr 案，第 188 页。尽管如此，联邦巡回法院的大锤还是落在了所有这些发明上。第二击！

第三击： 未采纳法院关于应用 Diehr 的建议

正如本系列第二部分关于专利申请资格的讨论所述，最高法院放弃了法规，代之以缺乏中立和可预测标准的逐项权利要求有效性分析。这种新的（不合理的）有效性分析似乎可以找到最低限度的支持，因为第101条包含了 "新 "这个词，这表明新颖性也许应该是资格测试的一部分。然而，最高法院本身已经排除了这一可能性：

"有人主张，新颖性是第 101 节的一个适当考虑因素。据推测，这一论点源于第 101 节中提及任何 "新的和有用的 "工艺、机器等的措辞。然而，第 101 节是对有资格获得专利保护的主题类型的一般性陈述，"但须符合本标题的条件和要求"。专利性的具体条件紧随其后，第 102 条详细规定了与新颖性有关的条件。因此，某项发明是否具有新颖性的问题'完全与该发明是否属于某类法定主题无关'"。

Diehr 页 188-89。

最高法院绝对明确地指出，有效性与资格 "完全分离"。

如果最高法院在 Mayo 案和 Alice 案中推翻了 Diehr 案的判决，那么权利要求的 "整体 "解读以及新颖性和逐项权利要求的有效性分析 "完全独立于 "是否符合专利申请条件这两个方向都将无法继续存在。最高法院非但没有推翻 Diehr 案，反而明确认可了这一早期案例，并建议使用该案例来防止资格 "例外 "蚕食或吞噬专利法。总之，最高法院要求联邦巡回法院使用 Diehr 案。从某种程度上讲，这一建议可能会建议联邦巡回法院在大多数案件中维持法定检验标准。至少，最高法院告诉联邦巡回法院，在实施基于例外的资格测试时，应该使用手术刀，而不是大锤。联邦巡回法院两者都没有做到。三振出局

第四击： 错失引用经验证据的机会

最高法院的下一个软球涉及其唯一声明的理由，即用法官自定的例外代替法定规则。在 Mayo 案、Myriad 案和 Alice 案中，法院将发明定性为危及 "科学和技术工作的基本工具"。 例如，参见 AMP 诉 Myriad 案，133 S.Ct. at 2116。有人可能会质疑，人造药物硫嘌呤的个性化剂量是否会危及科学的 "基本工具"。答案似乎是，法院会根据自己当下的议程，将一项发明称为 "橡胶硫化机"（Diehr）或威胁到所有科学的 "基本工具"（Mayo）。

这种软球投球的要点在于其后的理由： "通过授予专利垄断这些工具可能会阻碍创新，而不是促进创新"。梅奥案，132 S.Ct. at 1923。这一理论（法院通过使用 "可能倾向于 "一词感觉到了其唯一理由的弱点）类似于学术界所称的 "反公地悲剧 "理论。简而言之，"悲剧 "就是 "过多 "的专利赋予了过多的所有者抑制所有未来研究和进步的权利。这一假说源自海勒教授和艾森伯格教授 1998 年的著作。海勒；艾森伯格；《专利会阻碍创新吗？生物医学研究中的反公有制》；《科学》杂志（1998 年 5 月）。事实上，这一所谓的悲剧已被学术和实证研究完全否定。参见，例如，Teece, David; The "Tragedy of the Anticommons" Fallacy： A Law and Economics Analysis of Patent Thickets and FRAND Licensing; Berkeley Tech.L.J. Vol 32:1489 (2017)（"这里发现的系统性问题是补偿不足，也可能是过度使用，而不是使用不足"）。经过反思，最高法院的 "悲剧 "推理变成了联邦巡回法院应该击中的浮动垒球，将整个资格理论打回法定理智。

现在，最高法院经常建议在专利法中使用 "常识"。例如，参见KSR诉Teleflex案，550 U.S. 398 (2007)。 让我们将 "常识 "应用于法院的 "专利过多 "理由。 如果美国有 "过多 "的专利危及技术进步，那么哪里有经验证据来证明这一假设呢？例如，见 John P. Walsh, Ashish Arora & Wesley M. Cohen; "Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation"; PATENTS IN THE KNOWLGE-BASED ECONOMY 285, 285 (2003)（"[尽管]......'研究工具'的专利有所增加，......"）。尽管'研究工具'的专利有所增加，但......我们发现药物发现并未受到实质性阻碍。） 哪些研究领域因 "过多 "专利而停滞不前？哪里的技术被霸道的专有权俘获而导致价格飞涨？哪里有公司集团因技术过于昂贵或已被锁定而放弃技术？证据何在？经验证据表明，随着创新创造出激烈的研究竞争周期，技术可用性飙升，价格下降。事实上，运行大多数高科技手机的半导体芯片的成本比一杯名牌咖啡还低。

实际上，专利之所以没有阻碍而是促进了科学发展，其根本原因在于《专利法》的公开原则。根据专利法的设计，每项非显而易见的新发明专利都会为未来的研究打开更多的大门，而不是关上更多的门。然而，联邦巡回法院在什么地方解释过 "专利过多 "理论没有经验或理论基础？

最高法院提出了一个亟待解决的问题： 毕竟，法院为其新的 "例外 "逐项权利要求有效性理论所做的辩解并没有通过 "常识 "测试。没有经验数据表明专利申请率在下降；没有经验数据表明专利会关闭技术市场；没有经验数据表明专利会导致研究枯竭或停滞。这一软性建议要求联邦巡回法院证明法院的推理毫无根据。然而，联邦巡回法院尚未对这一软球投出球棒，而是只挥出了大锤。四振

第五击：多次错失 "教训 "最高法院的机会

巡回法院还可以投掷另一个垒球。目标还是法院 "专利过多 "推理的摇摇欲坠的基础。在本案中，第 101 条的措辞本身就反驳了最高法院 "专利过多 "的错误做法。除了将保护范围扩大到四大法定类别中的 "任何 "发明外，第 101 条还包括 "其改进"。美国法典》第 35 编第 101 条。 显然，该法规并没有对专利的数量或强度做出某种资格限制。相反，该法规明确指出，即使是 "改进 "也有资格获得保护。与最高法院的 "例外 "推理不同，这种法律语言通过了常识性测试，因为科学是循序渐进的--每一个微小的改进都是建立在任何维度的早期改进之上（只要它们满足该法的 "其他条件和要求"）。不仅《专利法》的公开目的或研究经济学，而且其语言本身都反驳了法院的悲剧式辩护。

本文建议联邦巡回法院就专利法的目的和经济学向最高法院 "传道授业"，这似乎是 "过河拆桥"。恰恰相反，最高法院已经在专利法的这一领域走过了一次 "桥"。20 世纪 70 年代，最高法院在 Gottschalk 诉 Benson 案（409 U.S. 63，1972 年）和 Parker 诉 Flook 案（437 U.S. 584，1978 年）中发表了意见，将第 101 条推向了逐项权利要求有效性理论。法院威胁要将所有软件专利定性为不合格的数学算法。当最高法院批准了 Diamond 诉 Chakrabarty 和 Diehr 案的调卷请求时，Giles S. Rich 法官为海关与专利上诉法院撰写了一份详尽的意见书，解释了第 101 条的运作。关于 Bergy，596 F.2d 952，961 (CCPA 1979)。事实上，最高法院引用了 Bergy 案和 1952 年法案的措辞，宣布专利资格保护 "人类制造的阳光下的一切事物"，并且在任何有效性分析中都必须将权利要求 "作为一个整体 "来考虑。

专利制度确实需要（也怀念）Giles S. Rich。他的继任者仍在联邦巡回法院任职，或许可以以他为榜样，向最高法院提出常识性建议。里奇法官为本森案（Benson）和迪尔案（Diehr）以及芬克兄弟案（Funk Bros. 再次规划这条道路的关键在于找到合适的案件，而这些案件只与自然法或自然现象有些许关联。迄今为止，联邦巡回法院有机会将电动汽车充电系统称为电动汽车充电系统，将车库门开启器称为车库门开启器，将手机摄像头称为手机摄像头。但结果却是：到目前为止......五振出局！其他案件即将发生，巡回法院将有其他机会放下大锤，拿起手术刀。

第六击： 无视与国际标准的不一致

第六招涉及最高法院判例中一个相当深奥的问题，但仍值得一提。长期以来，最高法院一直恪守以下原则："如果还有其他可能的解释，国会法案绝不应被解释为违反万国法"。Alexander Murray v. The Schooner Charming Betsy, 6 U.S. 64, 118 (1804)。 值得注意的是，《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS 协议）在 "可申请专利的主题 "标题下有一节规定，"专利应适用于所有技术领域的任何发明，无论是产品还是工艺，只要它们是新的、具有创造性并能在工业中应用。

尽管《与贸易有关的知识产权协议》有一些例外情况，但它仍然要求 "在所有技术领域......提供专利"。仔细的司法审查很可能会发现，某些 "技术领域 "的专利申请资格已经被 "大锤 "重重敲击，以至于美国与国际标准和义务脱节。 因此，Charming Betsy 长期以来为避免与国际标准不一致而提供的法律解释建议，可能也会建议重新考虑法院在测试资格的幌子下对逐项权利要求进行的全面有效性分析。即使面对美国在世界创新市场竞争力下滑的担忧（例如，2021 年彭博创新指数（Bloomberg Innovation Index of States for 2021does not list the United States in the top ten; South Korea is number 1），这些国际和谐问题和美国创新政策的影响仍未引起所有人的注意。

第七击： 回避定义义务

最后，最高法院的 Mayo-Myriad-Alice 资格制度本身也需要澄清。法院模糊而不确定的资格理论给了联邦巡回法院充分的空间来进行改进和修正。例如，最高法院取代法规的最大 "例外 "类别--抽象性--尚未得到定义。此外，"自然法则 "或 "自然现象 "也容易受到全面或狭义解释的影响。再者，"指向 "的概念指向性模糊，并不具体。创造性概念 "的概念没有确定的范围。 确定一个模糊的创造性概念是否超越 "例外 "的 "明显更多 "测试没有明确的参数。"众所周知"、"常规"、"传统 "都是笼统的标签，而不是决定的标准。基于例外的资格制度的每一个方面都在恳求、恳求和恳求定义。基于例外的资格制度的每一个方面都是一幅空白的画布，在联邦巡回法院的启发下，可以产生一幅更具有一致性和可预见性的图画。

根据其条款，最高法院非法定制度的每个方面都要求联邦巡回法院提供可行和可预测的检验标准。因此，联邦巡回法院可以根据 "抽象 "的本义来定义 "抽象"，从而摒弃任何具体性或实用性的东西。当自然法则和现象被理解为发明 "整体 "的组成部分时，它们就可以归入其中。"定向 "可以适当地转向 "完全抢先"，这毕竟是最高法院所担心的。参见 Mayo、Myriad、Alice。当对权利要求进行 "整体 "解读时，"创造性概念 "也可以找到意义。 "显著增加 "可以在法规规定的 "任何改进 "中找到满足。"众所周知"、"常规 "和 "传统 "也可以认为任何改进作为一个整体都不符合这些一般性解释。

一个诉苦的抗辩

总之，最高法院非法定检验标准的术语朦胧而不明确，这为联邦巡回法院提供了大量机会，使其可以放下大锤，拿起手术刀，或者换个比喻，拿起艺术画笔，在最高法院资格判例的空白画布上描绘出一幅可预见的法律图景。

实际上，最高法院对其自身以例外情况为主的资格规则的模糊定义可以表明，联邦巡回法院理应再受到六、七次打击。相反，这篇最后的说明更倾向于摒弃控诉的口吻，而代之以恳切的请求，希望联邦巡回法院能对这些垒球投出建设性的一棒，而不是大锤。专利律师协会和整个专利法都希望联邦巡回法院能够迎接促使其成立的挑战。