原文：The Top U.S. FRAND / RAND Licensing Developments of 2023

对于需要在公平、合理和非歧视原则 (FRAND) 或合理和非歧视原则(RAND) 基础上进行许可承诺的专利（主要是SEP），2023 年出现了许多有趣的发展。 这包括启动几个新的基于专利池的许可计划，以及其他获得公众关注的计划、各种过渡性决定、一些被驳回的反垄断诉讼，以及一如既往地对可能出现的政府干预SEP事务的担忧。

专利池

Avanci 的新专利许可计划

对于 Avanci 来说，今年是忙碌的一年，该公司迄今为止推出了六个新的许可计划。 首先是在 2 月份宣布了 Avanci 的“售后市场”计划，随后又在 3 月份宣布了有关其新广播和视频技术授权计划的公告。 8 月份，Avanci 宣布了5G互联汽车授权计划。在第四季度，Avanci 迄今宣布了智能仪表授权计划，最近又宣布了电动汽车充电器授权计划。

继 Avanci 4G 车联网项目大获成功之后，在5G车联网项目方面，梅赛德斯-奔驰成为他的首批被许可方，而新晋的华为则跻身许可方 阵营，成为59 家初始参与者之列（同时，华为也被列为首批被许可方）。 加入 Avanci 的 4G 互联车辆计划）。

根据知产咨询公司IPlytics执行官Tim Pohlmann的分析，“考虑到 IP5 管辖区（美国、欧洲、中国、韩国或日本），Avanci 5G 计划收集了80% 以上2G到5G已授权专利和有效专利 ，甚至在仅考虑美国和欧洲授予的专利时，这一比例高达83%。” Avanci的4G联网车辆计划的费率最初为15美元/辆，后来提高到 20 美元/辆不同，而Avanci的5G许可证定价为 32 美元/辆，但加入该专利池的“早期被许可人定价”为 29 美元/辆（所谓的早期被许可人大抵是指，对于“2024年2月16日之前签署的5G许可证或首次销售5G联网车辆……”）

Sisvel的蜂窝物联网池

Sisvel今年还宣布华为加入其蜂窝物联网技术专利池。该公告称，华为是“蜂窝物联网发展的主要贡献者”。 截至撰写本文时，Sisvel 的网页显示，其“蜂窝物联网计划提供了 LTE-M 和 NB-IoT 标准必要专利的许可……” 该计划现有26家上市公司，另一个参加的“公司名称即将公布”。 鉴于欧盟委员会 (EC) 对新兴物联网行业中的中小企业 (SME) 的担忧（例如，请参阅欧盟委员会拟议法规的解释性备忘录部分），美国的几个联邦政府机构最近也表达了同样的担忧（在本文后续部分有更详细的讨论）。

今年中，Sisvel 不断增长的势头，加上 Avanci 推出的新计划，对于提供行业主导的FRAND许可解决方案范例特别重要。看门狗的观点是，无需政府干预即可为新类别或新加入的实施者提供许可。希望这些进展能够缓解立法者的担忧，并让他们相信自己的做法是操之过急，且受到了实质上运作良好的市场（例如智能手机和联网车辆）中实施者的“蛊惑”。

损害赔偿

3G Licensing诉 HTC案

除了成功地将新参与者添加到其蜂窝物联网池之外，Sisvel还在法庭上取得了胜利。 值得注意的是，特拉华州陪审团发现HTC故意侵犯了Sisvel子公司3G Licensing拥有的两项标准相关专利，其中一项专利对每件产品收费0.37 美元，对另一项专利每件产品收费0.37 美元或 0.43 美元。知产看门狗的常客Steve Brachmann 撰写的一篇文章对该案进行了精彩的总结，并指出“陪审团的故意侵权裁决可能会导致三倍赔偿……” Sisvel 的新闻稿表明，该判决反映了该法院对Sisvel立场的认可，即“…FRAND 费率仅适用于善意的被许可人…”

本案另一个有趣的方面是，在审判之前，针对 HTC的“FRAND肯定性抗辩（FRAND Affirmative Defenses）”做出了即决判决（summary judgment），因为法官Leonard Stark发现，没有任何理性的陪审员可以认为HTC 已经履行了证明其必要性的责任。然而奇怪的是，从本案的备忘录看，“被告将无法辩称任何所主张的专利都是标准必要的且受 FRAND制约”，而且“法院的裁决并不禁止被告引入与 FRAND 相关的证据来证明适当的损害赔偿金”。 正如看门狗之前所写，第三方受益人未行使的合同权利不能作为专利侵权的抗辩理由，例如，权利人向欧洲电信标准协会（ETSI）做出的承诺，并不涉及公开过去的侵权行为（而是指 “准备授予不可撤销的许可”（即有关未来行为的许可））。 因此，看门狗认为，在此基础上，法庭作出简易/即决判决比将专利侵权损害赔偿和合同法问题混为一谈更为合适。

非终局裁决

Atlas Global诉TP Link

Roy S. Payne法官在 Atlas Global案件中的报告和建议中提出了另一项为受FRAND/RAND 类型许可承诺约束的专利所有人带来有利结果的决定，但采取了奇怪的途径来实现这一目标。正如我们之前所写，德克萨斯州东区法院就被告的反诉做出了简易判决，即原告在起诉侵权之前未与被告沟通，从而违反了对电气和电子工程师协会 (IEEE) 的许可相关义务 。但令人困惑的是，Payne法官写道，“……Atlas Global没有违反其合同要求”，因为“Atlas Global 的义务是根据 FRAND 条款授予（而不是提供）许可”。 但事实上，Atlas Global 也没有授予许可。 正如看门狗当时在文章中指出的那样，“以我们的拙见，更好的解决方案是发现 LOA 语言指的是许可，而不是过去侵权行为的揭示。”

Atlas Global 案件还就诉讼前了解 Atlas Global 专利的间接侵权目的做出了非终局裁决（参见报告和建议）。此处，偏狭隘的问题是，是否在发给被告的信中提及“Wi-Fi 6中的标准必要专利 (SEP)” 就足够起到侵权警告作用。对此，Payne做出如下裁决：

“一方无需证明其在诉前材料中确定了具体的专利号或提出具体的侵权指控，以确立诉前间接侵权的主张，特别是当有证据表明所主张的专利必然涵盖以下产品时： 符合标准。 ......陪审团可以合理地发现被告实际了解所主张的专利和侵权行为，或者故意对专利及其侵权行为视而不见，因为被告主观上认为 Atlas Global 拥有基于 802.11ax 标准的 SEP 产品组合，并采取了行动去避免了解该组合中包含的专利或其侵权行为。”

G+ Communications 诉三星

G+ Communications, LLC 诉 Samsung Electronics Co, Samsung Electronics America, Inc. 案，案号：2:22-CV-00078-JRG（德克萨斯州东区法院）也有一个有趣的非终局裁决，这次是关于潜在被许可人的义务。 具体来说，三星未能成功地驳回原告在第一份修改后的诉状中提出的以下指控（备忘录意见和命令总结如下）：

“在第一项指控中，G+ 声称三星有义务根据 ETSI 的知识产权政策以FRAND费率从 G+ 获取许可，三星因未同意此类许可的任何费率而违反了其义务，并且三星侵犯了 G+权利。 ……
在第二项指控中，G+ 声称三星有义务善意地谈判获得 FRAND 许可，因为三星的 FRAND 义务，三星因未接受 G+ 的要约且未提出还价而违反了这项义务，并且此类行为侵犯了 G+权利……
在第五项指控中，G+ 声称三星因未同意 G+ 提供的 FRAND 许可而获得不当得利，G+因此受到损害。”

关于第一项和第二项，法官罗德尼·吉尔斯特拉普 (Rodney Gilstrap) 驳回了三星的动议，认为 G+ 不仅提出了其自身与 ETSI 之间的合同，而且还提出了三星与 ETSI 之间的合同，后者声称是第三方受益人，从而提出了表面上合理的主张。 三星关于第五项指控的动议也被驳回。 关于三星的论点，即《专利法》优先于“任何为制造、使用或销售产品而获取类似专利的特许权使用费的尝试”，吉尔斯特拉普法官认为，“所引用的《专利法》允许对侵权本身进行赔偿，而不是对反向劫持行为进行赔偿”。 由于这些损害指控与根据《专利法》可追偿的损害赔偿指控不同，因此不当得利索赔不会被优先考虑。

飞利浦诉泰勒斯案（Philips v. Thales）

与 G+ Communication 案一样，Philips N.V. v. Thales Dis MS United States LLC（民事诉讼号：20-1709-CFC（特拉华州））案中也提出了一项动议，驳回专利所有人的 FRAND 许可相关索赔，其中包括滥用过程、不正当竞争、不当得利。 正如 2023 年 8 月 31 日的备忘录意见中所解释的，飞利浦的索赔“部分与泰勒斯公司在法国提起的诉讼有关”，该诉讼中法国法院批准了扣押令（seizure order），法国当局据此在飞利浦法国办事处执行了民事搜查 ，恕不另行通知。 据飞利浦称，扣押令是通过“秘密和单方面备案”获得的，其中包括“‘虚假’和误导性陈述”。

关于滥用程序权利要求，首席法官康诺利认为，不存在共同的操作事实核心，因此，“对滥用程序权利要求行使管辖权将扩大该诉讼的范围，超越专利侵权和 FRAND 等偏狭小的问题。 许可条款对法国法律进行更广泛的调查以及向外国政府提出陈述”。 因此，康诺利法官拒绝行使补充管辖权，并补充说，出于礼让原则（comity），即使存在共同的执行事实核心，他也不会行使此类管辖权。

然而，根据 28 U.S.C. 第 1338(b) 条。 关于相关关联因素，康诺利法官写道：

“在本案中，支持飞利浦不正当竞争主张的指控事实与引起飞利浦专利侵权和 FRAND 许可宣告性判决主张的指控事实密切相关。尽管第十一号指控提到了法国的行动，但飞利浦在这里透露了更多的信息，声称被告‘未能真诚地就蜂窝标准必要专利组合许可进行谈判，并对飞利浦对其标准必要专利组合的预期许可进行了不当干扰。’……与滥用程序索赔不同，不公平竞争索赔的polestar是被告在法国诉讼开始之前和之后的整体谈判实践。” ……

康诺利法官进一步对飞利浦的不当得利主张行使管辖权，驳回了泰勒斯关于该主张已被联邦专利法优先适用的论点，因为“第二次修改后的诉状中确定的唯一不当得利是所指控的专利侵权”：

“但正如飞利浦指出的那样，其不当得利计数‘的前提是‘泰勒斯通过采取‘反向劫持’策略，保留了飞利浦遵守 ETSI 知识产权政策的利益。”……由于这种适用，泰勒斯能够“推迟并避免接受飞利浦的 FRAND 报价，同时抓住在全球范围内使用该技术的不公平价值和优势。”……泰勒斯因此“在谈判中非法侵占了不公正的利益” 拒绝真诚谈判、拖延或在谈判中提出明知飞利浦无法满足的要求，从而导致许可被剥夺。”

或者正如看门狗常说的，泰勒斯既想拥有 FRAND 蛋糕，又想吃掉它。 更糟糕的是，泰勒斯希望利用侵权产生的利润来对抗许可费的支付，这种做法不公平地使专利所有者处于不利地位（正如看门狗在这里所写的：请参阅标题为“什么是合理的？”的部分）。

大陆诉诺基亚（Continental v. Nokia）

我们在 2021 年总结中首次提到了大陆集团与诺基亚之间持续不断的斗争，并在 2022年再次提到了这一看似永无休止的传奇诉讼。 2021年大陆集团针对 Avanci、诺基亚等公司的反垄断诉讼被驳回，以及得克萨斯州联邦法院拒绝对其合同相关索赔行使补充管辖权后不久，大陆集团在特拉华州衡平法院起诉诺基亚，理由包括： 其他方面，诺基亚涉嫌未能向大陆集团提供 FRAND 许可，从而违反了 FRAND 许可相关义务（参见 Continental Automotive Systems Inc. v. Nokia Corp. C.A. No. 2021-0066-NAC（特拉华州衡平法院））。 美国大陆航空还寻求有关 FRAND 条款的声明，包括“FRAND 条款必须符合分配原则”。 在 2023 年 1 月 31 日的一份备忘录意见中，特拉华州法院驳回了诺基亚驳回这些索赔的企图，除其他外，该法院裁定大陆集团有资格提起诉讼，因为该公司已基于“不成功的尝试”对事实伤害进行了充分辩护。 获得 FRAND 许可证”。 此外，法院驳回了诺基亚的论点，即大陆集团提出的宣告性判决请求只是寻求“许可选择”，因此本质上是建议性的。 对于后一个论点，库克法官表示，“大陆集团提出的声明性救济请求将解决争议，并阻止诺基亚要求非 FRAND 条款。” 一个明显重要的因素是大陆公司“已提交一份宣誓声明，承诺接受本法院裁决的任何许可条款。”

大陆集团还声称拥有基于“与高通签订的……用户设备和基础设施设备许可协议”的许可权，据称诺基亚同意根据该协议向某些高通客户许可某些标准必要专利”。 诺基亚驳回这些主张的动议部分获得批准，部分被驳回。

反垄断诉讼

被驳回的诉讼

u-blox 诉 IDCC

继2019年在同一当事方之间发生的一起案件（美国司法部反垄断部门介入并以和解告终）之后，u-blox 于 2023 年1月再次指控 InterDigital违反反垄断法，原因是InterDigital涉嫌拒绝向 u-blox 提供服务。u-blox 基于 FRAND 条款的新许可（参见：u-blox AG 诉 Interdigital Inc.，案件号 23-cv-0002-CAB-AHG（加利福尼亚州南区））。 而在这次案件中，美国司法部没有干预，u-blox的反垄断索赔被撤销，《批准被告驳回动议的命令》规定如下：

“鉴于第九巡回法院最近的先例，原告未能证明违反《谢尔曼法》第 2 条反竞争损害的事实。（请参阅 FTC v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974, 996 (9th Cir. 2020)，该案中法庭认为“为了认定违反第 2 条，所确定的反竞争损害必须是针对竞争本身，而不仅仅是针对竞争对手”）。 原告似乎还在与被告签订的 2019 年专利许可协议中排除了任何反垄断主张。 [第36-4号文件]。 因此，原告根据《谢尔曼法》第 2 条提出的诉讼理由特此被驳回。”

案中，法官 Cathy Ann Bencivengo 还批准了 InterDigital 驳回 u-blox 违约索赔的动议，但对于允许对协议修改。 在 u-blox 于 8 月 25 日提交修改后的诉状后，InterDigital 又提出了一项驳回动议。 u-blox 案件在出示理由命令后被自愿驳回，该命令表明法院不相信该公司对该案件拥有主题管辖权（subject matter jurisdiction），因为“本法院面临的唯一问题是州法律违反合同索赔”，并且不存在多元管辖权（diversity jurisdiction）。 关于州法律索赔，该命令进一步指出，“虽然违约索赔涉及专利许可协议，但法院不相信该争议源于美国专利法以满足第 1388 条第（A）项的规定。”

In Re: Qualcomm Antitrust Litigation

2023 年被驳回的另一起反垄断案件是在加利福尼亚州北区针对高通提起的集体诉讼（参见：In Re: Qualcomm Antitrust Litigation, Case No. 17-md-02773-JSC (N.D. California)）。 此案与联邦贸易委员会 (FTC) 针对高通的案件同时进行，在后者中，法官Koh认定高通违反了反垄断法，但最终被第九巡回上诉法院推翻（Koh法官曾向该法院提出上诉）。 Koh 法官在集体诉讼中授予的集体诉讼也被第九巡回法院撤销，并被发回重审，并指示地方法院根据第九巡回法院在 FTC 案件中的决定重新考虑其结论。

发回重审后，高通提出了第二份修改后的申诉，并提出驳回动议。 该动议部分获得批准，部分被拒绝，只剩下两项索赔：“(1) 原告指控高通与设备制造商签订的独家芯片供应合同违反了加州的卡特赖特法案，(2) 原告声称这些合同构成了加州《反不正当竞争法》（“UCL”）、《加州商业和职业法》第 §17200 条规定的不正当竞争。” 高通随后在两个方面都成功提出了简易判决动议。 正如《Order Re: Motion for Summary Judgment》命令的结论部分所解释的，原告面临的一个主要问题是，原告希望在专家证据开示结束后改变理论：

“诉讼通常涉及战略选择。 此次 MDL 诉讼也不例外。 原告选择仅根据“无许可、无芯片”的反垄断损害理论提起责任诉讼，而不是仅仅根据排他性交易理论提供专家证词来证明反垄断损害，这是一个战略选择。 他们做出了另一个战略选择，即他们选择反对基于新的专家报告的简易判决，尽管法院明确拒绝重新开放专家证据开示。 在本案的情况下，解除原告的选择将违反《联邦民事诉讼规则 1》，并将为长期的重复诉讼打开方便之门。法院酌情决定不这样做。 因此，基于上述原因，高通的简易判决动议获得批准。”

公共政策

ITA、NIST 和 USPTO 倡议

美国商务部和美国专利商标局 (USPTO) 发布了一份名为“ITA [国际贸易管理局]、NIST [美国国家标准与技术研究所] 和 USPTO 关于标准的联合合作倡议；公开听证会和征求意见的通知”（“通知”）。 该举措是为了推进“美国政府关键和新兴技术国家标准战略”，重点是“标准与知识产权的交叉点”。

作为第一步，美国政府机构今年在 9 月份安排了一次听证会，并邀请利益相关者回答通知中提出的 12 个问题，但也欢迎受访者“讨论其他相关主题”。 与欧盟委员会拟议的法规一样，该通知表达了对中小企业的关注，具体体现在以下问题：

1. 外国司法管辖区的知识产权政策是否会威胁到美国在国际标准制定方面的领导地位、美国对国际标准制定的参与或依赖于获得标准必要专利许可能力的美国中小企业的发展？
6. 美国是否有具体的知识产权法律或政策抑制依赖许可和实施标准的中小企业的发展？
7. 建议商务部进一步探讨知识产权和标准之间的相互作用，采取哪些行动（如果有），包括但不限于：
a 对中小企业进行教育指导，使其更多地参与标准； ……

有关听证会证词的摘要，请参阅 IPWatchdog 总裁兼首席执行官 Gene Quinn 和主编 Eileen McDermott 编写的以下文章（“美国专利商标局公开听证会上关于标准忽略商业现实的实施者争论”）与（“美国专利商标局关于标准和知识产权扩展的 RFC 的评论截止日期”）。

这些机构还邀请利益相关者提出书面意见，最初是在 9 月 29 日之前，后来将截止日期延长至 2023 年 11 月 6 日。所有提交的意见，包括 Harfang IP 的意见，都可以在此处找到。 值得注意的是，尽管这些机构强调中小企业实施者，但很少有人参与到提议之中。幸运的是，许多大型实施者代表他们这样做，也许是出于对有一天可能与他们竞争的人的深切关注。希望，如上所述，Avanci 和 Sisvel 的近期发展将使美国联邦机构相信，目前不需要立即采取立法行动和额外的政策声明。

OPPO诉诺基亚（重庆法院）

最近的一个可能对基于FRAND或RAND基础上许可承诺的专利许可产生重大影响的事态发展是，重庆市第一中级人民法院在 OPPO 诉诺基亚案中的判决（案号：(2021) Yu Min Chu 1232） ）。 媒体报道称，中国法院确定中国（2 区，zone 2）的税率为“1 区（zone 1）”的一半。 鉴于这种语言/区别，中国法院似乎不仅确定了诺基亚在中国专利的费率，还确定了其在美国和其他国家的专利许可费率。 咨询机构创新促进委员会 (C4IP) 的成员包括 Andrei Iancu、David Kappos、法官 Paul Michel（退休）、Kathleen O'Malley 法官（退休）和 Frank Cullen，预计这一结果，针对该案结果在评论中发表了以下声明：

“C4IP 同样对中国法院在其管辖范围之外对全球争议主张权威的做法感到困扰。 例如，禁止当事人在其他国家提起诉讼的禁令就构成了不允许的过度扩张。 更广泛地说，中国正在考虑建立强制许可框架，其根本缺陷与欧盟的做法相同。 这些努力单方面强加具有域外影响的许可规则，代表着不适当的篡夺权力。 像美国这样的主权司法管辖区应该被允许根据自己的国家利益制定专利政策。”

针对上述联邦机构联合倡议中的问题 2：“……美国商务部可以采取哪些措施来减轻与知识产权和标准相关的不利外交政策的影响”，Harfang IP 也含蓄地表达了对这种发展的担忧， 部分评论如下：

“为了减轻与知识产权和标准相关的任何不利外交政策/法规的影响，美国商务部可以做的一件事是，可能作为条约义务，确保此类外交政策/法规不适用于美国专利 ”。

“国际贸易委员会、法律事务委员会关于欧洲议会和标准必要专利理事会监管提案的意见草案……”（即关于欧盟委员会拟议的专利许可法规，但须以 FRAND 或 RAND 为基础作出许可承诺）也表达了类似的担忧。 具体来说，意见草案提出的一项修正案是将法规的适用范围限制为“欧盟境内有效的专利......”。 正如最近 IPWatchdog SEP Masters 活动中一位受人尊敬的小组成员（我们认为是David Kappos）所言，让欧洲提出影响“外国”专利的法规无助于让世界贸易组织相信CN的行为是过度。希望美国不要重蹈欧洲和CN的覆辙，继续尊重国际礼让（international comity）。（文终）