译自：IPwatchdog

美国最高法院在Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) 一案中列出了法定专利适格性的三种例外情况，该案最著名之处在于托马斯·杰斐逊在 1793 年法案中的书面文本（至今仍在使用）涵盖了 "人类制造的阳光下的任何事物（anything under the sun made by man）"（本案判决书，第 309 页）。该案中，法院对杰斐逊在《美国专利法》第 101 条中的 "宽泛 "法律用语进行了 "广义 "解释，同时指出：

“自然法则、物理现象和抽象概念被认为不可授予专利。（The laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas have been held not patentable）.”

该案中，法院试图通过引用多个案例来支持这一列举——每个案例所代表的内容都不同于法定文本的例外情况。不过，为了确保清晰，法院还是给出了一些例子： "在地球上发现的新矿物或在野外发现的新植物不是可授予专利的主题"。同样，爱因斯坦也不能为他著名的 E=mc2 定律申请专利，牛顿也不能为万有引力定律申请专利"。 该案的判决到目前为止一切都很好，但这个法院试图让自己听起来更有知识和能力的经典例子在 30 年后再次出现，取代（并有效地推翻）了规范了 200 多年并保留在《美国专利法》中的法定规则。

首先，这些例外完全没有必要。没有发明者试图主张相对论或万有引力的例子。与其研究查克拉巴蒂串案（Chakrabarty string-cite）中证明 "例外 "合理的案例，不如观察一下任何自然现象（新矿物或新植物），顾名思义，都是在先存在的，因此不能申请专利。自然法则也是如此。最早的案例 Le Roy 诉 Tatham案，55 U.S. 156 (1853)，当然没有创造出一类不合格的受保护主题，而是阐明了 "在物质中发现的新特性，在实际应用于......有用的物品......时，是可以申请专利的（a new property discovered in matter, when practically applied, in . . . a useful article . . . is patentable）"（参见上述案例，第 174-75 页）。该案维持了一项用于管道的铅合金专利。因此，即使 Tatham 案中的发明利用了自然属性或自然法则，但这些法则和属性的新的有用应用也应受到专利保护。该案很好地阐明了法定规则（即Tatham法则）：不可发明的属性或原理不符合专利申请条件，但对这些属性和规律的应用可能具有创造性（如果是新的）（an uninventable property or principle was not eligible, but an application of those properties and laws could be inventive (if new)）。

当然，Tatham法则也是有道理的：每项发明都必须利用按照自然规律运行的自然现象。更直接地说，任何人（造物主之外）都不能发明自然现象或自然规律。另一方面，每个发明者都必须利用自然来推动技术进步。Le Roy v. Tatham 案直接指出，自然 "原理 "是无法发明的，但对这些规律的新的和有用的应用才是发明的本质。再一次，将自然现象或规律列为法规的例外情况是完全没有必要的。

抽象性

法院列举的 "抽象（abstract）"一词需要更多解释，但它也可追溯到上述1853 年的Tatham案。 Tatham 案在解释其规则时认为，应用是有资格的，但自然原则不能被发明： "原则，抽象地说，是一个基本的真理；一个最初的原因；一个动机；这些都不能申请专利（本案判决，第 175 页）。从上下文来看，Tatham案的这一意见只排除了未应用的自然原则。未应用的原则仍属于不可发明的自然范畴。从前面引用的判词和 Tatham 案的裁定中可以看出，应用的自然原则并不抽象。

后来，"抽象性 "的概念不再需要定义。在没有限制性定义的情况下，见 Alice v. CLS Bank, 573 U.S. 208 (2014)（"......我们无需在本案中费力划定 "抽象概念 "类别的精确轮廓"），法院将抽象性延伸到整个法规之上，并对整个发明投下了令人不寒而栗的阴影。然而，当抽象性首次出现在司法判词中时，它是有定义的：它仅仅意味着 "未应用（unapplied）"。

在 Tatham 案之后的一个多世纪，当法院首次将三种例外情况列在一起时，是在Parker 诉 Flook 案，437 U.S. 584（1978 年），抽象原则失去了未应用自然特征的定义背景，而仅仅成为 "一种抽象概念（“an abstract idea）"（本案，第 598 页）。同样具有讽刺意味的是，它被贴上了 "早已确立（long-established）"和 "不可申请专利的主题（not patentable subject matter）"的标签。

由于未定义的抽象性例外已经发展到抹杀了 231 年之久的法规的大部分内容（当它可能有意义的时候，"遵循先例"（stare decisis）原则又在哪里呢），这篇简短的文章将简要研究 "现代 "抽象性的基本基础。至少在软件和计算机程序发明方面，Gottschalk 诉 Benson 案（409 U.S. 63 (1972)）所创立的数学例外是大多数不合格判定的基础。根据错误的逻辑，计算机程序只是数学，因此是 "抽象的"（主要是因为这一现代概念没有法律定义）。

然而，早在Benson案之前，最高法院就遇到了第一个涉及数学公式的案件。在 Mackay Radio & Telegraph 诉美国无线电公司案（306 U.S. 86 (1939)）中，有关天线的发明采用了一个数学公式。法院指出 "虽然科学真理或其数学表达不是可授予专利的发明，但借助科学真理创造的新颖而有用的结构可以授予专利（本案，第 94 页）。因此，早在Benson案和Alice v. CLS Bank案（573 U.S. 208 (2014)）之前，法院就已明确指出，数学应用可能是符合条件的主题。可悲的是，法院在这一领域选择了一部分先例而忽略了其他先例，以达到先入为主的结果。

被误解的 "例外情况"

盲目但故意地对例外情况进行错误描述的缩影出现在 "专利适格性之母(mother-of-patent-eligibility)"的错误中，即Mayo Collaborative Svc. v. Prometheus Labs. Inc., （566 U.S. 66 (2012)）。法院再次以极其傲慢的态度重申，爱因斯坦和牛顿不能为他们所阐述的自然法则申请专利。关键在于，在这些例子中，"不合格的发明"就是自然法则本身--相对论和万有引力！没有人会认为不可发明的原理可以获得专利。

然而，在Mayo案中，Prometheus公司的目的根本不是为自然法则申请专利。该公司并没有要求获得新陈代谢规律或任何规律的专利。事实上，整个发明涉及对一种人造药物进行调节，以治疗因人而异的危险状况。哪有什么权利要求抢占无法发明的自然法则的先机？事实上，Prometheus声称的主题又怎么是自然法则呢？

在Mayo案中，法院没有指出Prometheus（P公司）声称的不可发明的自然法则。相反，它闪躲地说：

"Prometheus公司的专利提出了自然法则，即血液中某些代谢物的浓度与硫嘌呤药物剂量被证明无效或造成伤害的可能性之间的关系（Prometheus’s patents set forth laws of nature — namely relationships between concentrations of certain metabolites in the blood and the likelihood that a dosage of a thiopurine drug will prove ineffective or cause harm.）”

哇~这是法律推理吗？根据法院的说法，P公司并不主张自然法则，而是 "提出"（这是什么意思？）"自然法则"（一个未指定的复数；它声称有多少自然法则和哪些自然法则，就像牛顿声称的万有引力一样？） 情况更糟。定律 "被认定为血液中的 "关系 "和结果的 "可能性"。自然法则是一种关系可能性？

法院是如何从爱因斯坦和牛顿的条条框框到P公司提出可能性和关系的？实际上，它甚至没有尝试，只是得出结论说，P公司"提出了自然法则（具有关系和可能性）"，这就足够了！事实上，P公司的权利要求中实际上叙述了施用人造硫嘌呤（对普遍的自然法则几乎不构成危险）、确定水平并在范围内（小于约 230 pmol 或大于约 400 pmol）调节目标，以确保个性化医疗的安全性和有效性。该权利要求在哪里抢占了整个普遍自然法则？该权利要求是对各种关系和可能性的个性化应用！

从爱因斯坦和牛顿到P公司，这种巧妙的推理值得获得一个不朽的荣誉奖，但这在法学院一年级的论文中却得不到及格的分数。

不必要歧义的悲剧结果

当然，最高法院享有解释和纠正所有成文法（包括专利法）的特权。因此，如果最高法院发现其先前的判例法存在错误或误解，那么它就没有义务遵循其先前对成文法的解释。在Mayo案中，P公司遵循了两个多世纪以来的成文法规则，证明自己并未主张任何自然法则，而是应用自然法则取得了新的变革性成果。理论上，如果是错误或误解，最高法院可以改变这条已有 200 年历史的规则。但法院却改变了这一规则，以适应法规中根本没有的 "例外情况"——这些例外情况本来就没有必要，而且在以前的案例中被歪曲得面目全非，而这些例外情况原本是无害的。至少，法院应该对杰斐逊、民选立法者以及其自身已有 200 年历史的规则多一些尊重。

总之，法院援引了不必要的例外情况，但并没有诚实地适用这些例外情况；相反，法院故意曲解和扩大这些例外情况，以其先入为主的结果取代杰斐逊的法定规则。法官制造的例外吞噬了规则。可悲的是，这些例外甚至不是先前的法官们首先制定的被禁止的可专利类别，而是法院不必要的判词的不明变异。（文终）