【按】在当下甚嚣尘上的标准必要专利（SEP）法律纠纷中，源自公法的比例原则以及其相关的禁令救济抗辩问题，一直以来是学界与立法中的争议焦点。这一线索可以串联起当前世界各国各地区以及不同法系间对待SEP议题的许多争议点，甚是有趣。目前，笔者在检索文献时发现了两篇较为有意义的文章：一是学术论文，另是博客文章。皆能概览当前欧美间对待比例原则的观点碰撞，亦可为我国之镜鉴。

ARTICLE I.

Picht & Contreras：Proportionality Defenses in FRAND Cases - A Comparative Assessment of the Revised German Patent Injunction Rules and US Case Law

文章摘要：在德国出现了针对 FRAND 案件的禁令的新抗辩，其与华为诉中兴案中涉及的抗辩的关系（无论是被视为竞争还是合同问题）在很大程度上尚未得到探索。 2021年8月，德国的《专利法现代化第二法案》（Zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz）生效，对德国专利法（GPA）进行了多方面的修改。与本文主题相关的是对该法第139(1)条的修正，该修正引入了针对禁令索赔的明确比例原则抗辩。新的比例原则机制由三个主要要素组成：首先，第 139(1)(3) 条排除了在专利侵权的情况下对禁令的要求，只要这种禁令可能导致，由于个别案件的特殊情况问题和出于诚信原则的考虑，侵权人或第三方面临的困难是不成比例的，而且此处主张专利的排他性是不合理的。其次，如果禁令被拒绝，第139(1)(3), (4) 条赋予专利权人适当的经济补偿，但不影响他/她其他损害赔偿要求。第三，在第139(1)(3)条排除禁令的范围内，第142(7) 条免除了侵权者的刑法制裁。本文为市场参与者和司法机构提供了一个拟议的分析框架，用于在德国标准必要专利的FRAND 案件中考虑这种所谓的比例原则抗辩。虽然这一新抗辩的引入带来了各种额外的问题，但我们主要关注三个方面：（1）是否可以同时提出比例原则抗辩和 FRAND 许可抗辩；（2）FRAND 特许权使用费是否是计算第139(1)(4) 条意义上的适当经济补偿；以及 (3) 法院应如何评估禁令在 FRAND 案件中的影响是否不成比例，并且不能通过授予专利持有人的排他性来证明其合理性。在制定解决最后一个问题的分析框架时，我们还考虑了美国的与禁令相关的法律是否可以为德国的情况提供有用的指导，或者至少是警示性的提醒。

值得注意的是，本文作者认为，除其他外，实施者/被许可人应该能够在 FRAND 案件中适用比例原则抗辩，以及适用竞争法的抗辩，最后他们讨论了在 FRAND 案件中评估比例原则适用的各种“参数”，其中就包括第三方利益的考虑。

ARTICLE II. 

FOSS PATENTS: In SEP and non-SEP cases alike, unwilling licensees have no proportionality defense to patent injunctions in Germany: Dusseldorf court ruling also clarifies need to seek compulsory license first

目前，在德国国家法院和/或其域内的统一专利法院（一个新的司法机构计划于明年4月1日开始运作，译者曾撰文写过统一专利法院在德国的挫折）的地区分部对专利侵权案件提起诉讼的人们，对这里有一个预期但有趣的发展可能会很感到兴趣。 最近公布的德国杜塞尔多夫地区法院两个不同部门的几项判决就涉及到去年德国专利禁令法规的修正案，即比例原则抗辩对专利禁令适用的狭窄适用性规定（即德国专利法（PatG）第139条）：

• 2022 年 6 月 30 日，法院的 4b民事分庭（主审法官：Daniel Voss 博士（德语为“Voß”））禁止汽车供应商制造汽车天窗。 涉案专利将在判决后两个月到期，因此任何宽限期都等于根本不发出禁令。 对宝马等下游客户的影响被认为是可以忍受的，特别是考虑到相关期限非常短。
  
• 一周后，法院的 4c 民事法庭（主审法官：Sabine Klepsch）禁止制药公司 Gilead （吉利德）制造侵犯 NuCana 专利的丙型肝炎药物。 现在Kluwer专利博客发布了该判决的删节版本。
  

正如 Juve Patent博客 于 8 月 17 日在德国专利法修正案生效一周年之际指出的那样，正如笔者长期以来一直预测的那样，“一切都没有改变”。没有一个案例中比例原则抗辩产生了哪怕是最轻微的差异。顺便说一句，这就是立法意图——如果有任何疑问，德国首席专利法官在 2021 年 10 月的一次中国会议上取消了发言。

做出现在谈论的两项决定的那两位杜塞尔多夫法官，已经在 2022 年 1 月概述了他们的想法。这不足为奇。现在任何人都会感到惊讶的唯一方法是，如果有人听错了“专家”的话。

虽然统一专利法院协议 (UPCA) ——而不是德国专利法——是管辖统一专利法院（UPC）的法规，但被告将试图在该法院里提出比例原则抗辩。根据UPCA第62 (2)条的规定 ，“法院应有酌情权来权衡各方的利益，特别是考虑因授予或拒绝禁令而对任何一方造成的潜在损害。 " UPC将不得不从头开始调整其判例法（同时遵守适用的欧盟法律），并且 UPC 与国家法院在过渡期间的管辖竞争（如果真实会存在的话），将迫使 UPC 对专利权人更加友好：否则专利持有人将受益国家法院尽可能长的时间，UPC 在一段时间内不会有任何吸引力。（也并不竟然，也许UPC可以在一段时间内成为被许可人/实施者的维权胜地）

以下是笔者从上述杜塞尔多夫法院的两个判决中与比例原则相关的段落中，得出的结论：

• 这些判决中的任何一个都将重点，放在了被告身上。 最终结果是对“善意被许可人（willing licensee）”标准的集中关注，无论涉案专利是依据FRAND承诺的SEP还是非 SEP。 笔者并不是说，这将是一个完全相同的善意被许可人标准，但如果有任何差异，它们将是次要的。 专利权人在提出要求时享有广泛的自由裁量权，而侵权人只要犯了哪怕是最小的错误，就会受到处罚。 例如，在汽车天窗裁决中包含一句话，笔者将其解释为，专利持有人有权要求侵权人获得许可组合，而不是仅涵盖特定涉案专利的许可。 没有人怀疑非 SEP 持有人可以采取这种立场，但现在这将成为德国SEP与FRAND的判例法。
  
• 无论哪种情况，专利持有人都愿意授予许可。 长期以来，笔者一直认为，如果专利持有人提供许可，他们将是安全的。 笔者甚至在德国专利法案正式通过之前就解释说，该修正案未能通过“保持简单、愚蠢”的测试。 大约三年前，笔者曾说过，如果没有美国eBay案中的四要素，德国的情况就不会改变。 那些提倡比例原则的人总是说，他们担心的只是专利权人过度受偿的这种情境，而不是公司真正寻求强制执行排他性以打击假冒或保持竞争优势的那种情境。 但是，仅追求高额许可费而不是排他性的专利权人，可以很容易地提出海量许可要约。
  
• 在制药案中，杜塞尔多夫法院驳回吉利德的比例原则抗辩的依据是，被告提出的公共利益（在此是对患者的伤害）论点，必须先在联邦专利法院寻求强制许可（德国专利法第24条），而专利法第139条的规定只是强制许可的“附属（subsidiary）”（这意味着如果在强制许可程序之后还有问题需要解决，可以选择对禁令进行一些细微的调整，例如禁令使用期限）。 然而，法院还解释说，即使没有这种硬性原则，如果考虑到当事方的整体行为——尤其是侵权人的整体行为——比例原则抗辩无论如何都不能适用。
  

因此，无论如何，被告都可能因各种原因被视为恶意被许可人（unwilling licensee），但如果被告不寻求强制许可，这一行为本身就可以质疑被告是否真的愿意接受许可并公平地补偿专利权人。无论比例原则是一种“附属（subsidiary）”抗辩，还是被告未能采取强制许可行动而进入 Sisvel v. Haier 案中所涉及模式的行为分析，结果都是一样的。

新的禁令法规提及的第三方利益（为了分析的目的，笔者只是将其等同于公共利益）被误解为支持改革运动的重大突破。 2021 年初，德国联邦法院的克劳斯·格拉宾斯基 (Klaus Grabinski) 博士（很快就会成为UPC）采取了对专利权人更加友好的立场。他曾写道，基于第三方利益的比例原则抗辩必须满足强制许可规定下的全部请求。

因此，我们现在可能会看到越来越多的关于第24条下的强制许可案例——好像德国联邦专利法院还不够忙一样。这些案件通常无处可去。在德意志联邦共和国的整个历史上，只有两份强制许可被授予，其中一份在上诉中还被推翻了。

如果被告寻求强制许可（即使是关于未来的单一专利），UPCA 会将被告提交给各国法院。这是一种内在的不对称性：专利持有人可以从 UPC 一次性获得多国禁令，但强制许可案件必须同时在多个国家提起。

• 杜塞尔多夫的这两项非 SEP 决定仍然适用类似 SEP 的标准，这表明一些试图改革德国专利禁令框架的人认为 SEP案件的判决（例如在福特和 OPPO 案中）总是在预期的专利法改革之外的观点，这是错误的。此处就可能造成一种误解，即基于比例原则抗辩，任何非标准必要专利持有人，通过做到被认为是善意许可人所需的一切（例如通过提出正式许可要约），可以立即处于至少与任何标准必要专利持有人一样强大的地位。可以说，非标准必要专利持有人甚至可以辩称其地位应该更强，因为他们没有反垄断法下的FRAND许可义务（即使是非标准必要专利也可能受到反垄断规则的约束，但这种情况很少见）。
  

在 Sisvel 诉 Haier 案之后，除了一个特定专利池的重复收取许可费的政策存在争议的案件外，没有被告被视为善意被许可人。当然，除了一个异数，飞利浦是最后一个在德国被拒绝禁令的 SEP 持有者，尽管在案情上占了上风，该案从那时起已经过去了大约五年。（在飞利浦诉爱可视案中，德国地区法院拒绝发出禁令，认定飞利浦不符合华为的原则，因此爱可视有 FRAND 抗辩权。 参见 Philips 诉 Archos，曼海姆地区法院，2016 年 7 月 1 日 (7 O 209/15) 和 2016 年 11 月 17 日 (7 O 19/16) 的判决。）

正如笔者长期以来一直在说的那样，除非被告拥有相当于 eBay案中第二因素（这意味着只有在货币救济不足的情况下才会发布禁令），否则在专利权人已经有义务或表示愿意授予许可的情况下，被告不会得到不同的结果。那时被告得到的一切——这就是我们现在在德国看到的情况——完全是浪费金钱（通过提起额外的抗辩和在联邦专利法院采取申请强制许可的行动）。

• 杜塞尔多夫的两项判决都明确表明，被告首先必须履行自己的义务，避免对第三方（无论是宝马还是丙肝患者）造成损害，然后才能提出以第三方利益为中心的抗辩（如比例原则）。
  
• 在 2020 年初（德国政府第一个正式的专利改革法案草案公布时），就引起了业界的高度关注。 与最终采用的版本相比，该早期草案对被告并不友好（例如，它甚至不承认第三方利益是比例原则抗辩的一个要素）。 现在结果就很清楚了。 因此，无论是一些律师故意夸大该措施对未来的影响，以劝阻他们的客户寻求有意义的改革，还是不切实际的，他们的观点都是错误的，正如当下事件的进程所表明的那样。

德国去年立法修正案的另一项内容于今年早些时候生效：联邦专利法院初步意见的六个月目标。 而且它注定不会比修改后的禁令法规更有时效性。

【后记】本文作者对于德国专利法修正案中的比例原则抗辩抱持了质疑的态度，但从译者角度看，这可能是他选取的一个案件处于医药领域的原因。从当今专利制度的发展看，物联网（包含于ICT产业）与生物医药产业产生了巨大分歧，特别是在对待SEP以及禁令救济方面。这里是不得不查的现实。事实上，对于该比例原则抗辩的争议，在德国分为了鲜明两派：汽车行业大力支持；而医药行业极大反对。这大概与当前德国这两大行业在SEP诉讼中常处的位置有关：前者往往是被告，而后者常常是原告。

至于未来的德国比例原则抗辩以及UPC的开展，译者持审慎乐观态度。毕竟该来的还是要来的，只要不是“one-size fits all”，怎么都可以后续去斟酌。

最后，推荐几篇关于德国这次比例原则专利修法的文章，供读者赏析：

• Ansgar Ohly, Der Ausgleichsanspruch gemäß § 139 I 4 PatG als Rechtsfortwirkungsanspruch (“The Compensation Claim Under Patent Act § 139(1) Sentence 4 as a Claim for Effective Legal Continuity"), 2022 GRUR, 303-09.
  

• Ansgar Ohly & Martin Stierle, Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap and Geheimnisschutz im Prozess: Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Überblick （“Disproportionality, Injunction Gap, and Protection of Confidential Information in Litigation: An Overview of the Second Patent Law Modernization Act”）, 2021 GRUR 1229, 1233-36.

• Wei, Lizhou, Proportionality Defense in Claim for Injunctive Relief — Interpretation of the Newly Added Third to Fifth Sentences of Section 139(1) of the German Patent Act, CHINA PATENTS & TRADEMARKS NO.3, 2022, 22-29.
  

（文终）