关于自愿遵守FRAND承诺的标准必要专利许可谈判和救济措施的政策声明草案[1]

2021年12月6日

美国专利商标局（USPTO）、美国国家标准与技术研究院（NIST）和美国司法部反垄断局（DOJ）就受制于RAND或FRAND许可承诺的标准必要专利（SEP）的侵权救济措施提出以下修订声明草案，[2]该声明还就在这种情况下如何证明是善意的谈判提供了指导。

推动SEP持有人和那些寻求实施FRAND承诺的技术的人之间进行广泛而有效的许可的善意谈判，有助于促进技术创新和消费者的选择，并使产业更具有竞争力。随着新兴技术和标准的不断发展，对SEP的善意许可是至关重要的。SEP持有者或实施者在许可谈判中获得不适当的杠杆作用的策略会造成多种损害，包括非FRAND的专利使用费、成本增加以及标准化产品或服务的延迟推出。法律顾问资源较少的利益相关者，如中小企业专利持有人或实施者，或标准化产品或服务的消费者，都可能会受到特殊影响。

USPTO是行政部门机构，负责审查专利和商标申请，发放专利和注册商标，并通过美商务部就国内和某些国际知识产权政策问题向总统提出建议。NIST是一个行政机构，负责促进联邦机构之间与标准有关的信息共享和合作，并协调联邦机构参与和使用私营部门的标准，在可能的情况下强调使用由私人和具有共识的组织开发的标准，并通过商务部就与国家技术竞争力和创新能力有关的标准政策向总统提出建议。司法部亦是行政部门，负责通过执行反托拉斯法促进和保护竞争，为美国消费者和工人谋取福利。

专利制度通过激励发明人应用其知识、承担风险并对研究和开发进行投资来促进创新和经济增长。作为交换，发明者在专利中公布他们的技术成果，以便其他人能够在这些技术进步的基础上开展进一步的创新。发明者获得了有时间限制的权利，以排除其他人对其发明无授权使用。政府适当和高质量颁发的专利授权，为技术所有者和公众提供了对专利制度的信心，并促进了充满活力的竞争，从而使消费者受益。

当前，技术标准——特别是由标准制定组织（SDO）制定的自愿性共识标准——在经济中发挥着重要作用。许多SDO使用公开、透明和基于共识的组织程序来制定标准，以解决其利益相关者感兴趣的问题。互操作性标准使许多不同的公司，包括中小企业设计和制造的产品能够实现共同运作，并能促进新技术的创造和利用，进而使消费者受益。然而，随着互操作性标准越来越多地纳入知识产权所涵盖保护的技术，其发展也变得更加复杂。

许多SDO制订和采用知识产权政策，允许与标准化技术有关的专利许可，并鼓励专利持有人和实施者参与开发过程，其目的是实现最佳技术解决方案。此处，各组织的知识产权政策的披露和许可要求各不相同，但大多数政策的共同目标是促进以FRAND条件获得实施标准所需的技术，并帮助确保其技术被使用中专利持有人的权利得到适当的尊重。这些政策可能要求参与者及时向SDO披露对正在开发的标准至关重要或可能成为标准的知识产权。许多政策要求参与者表明，如果被选入，他们是否同意以FRAND条款提供其技术的许可。此外，FRAND许可的具体条款由SEP持有人和实施者在标准制定后进行双边谈判。在这种情况下，双方都可能出现机会主义行为。

通过在SDO的标准制定活动中贡献出技术，并根据SDO的政策自愿做出FRAND许可承诺，专利持有人应做到愿意许可该技术用于实施标准，并在一定程度上表明不会行使通过标准化获得的任何市场力量。作为交换，SDO通过实施一个成功的标准为专利持有人的SEP获得了一个潜在的大市场。如果潜在的被许可人接受许可，并能够为对SEP持有人过去的侵权行为和未来适用FRAND承诺的SEP进行补偿，那么寻求禁令救济来代替善意的谈判是与FRAND承诺的目标不一致的。SEP持有人的机会主义行为，通过排除使用的威胁，为SEP获得比在标准化之前能够进行谈判的更高补偿，这会阻止市场中对标准化产品或服务的投资，进而导致延迟引进、价格抬升，并最终损害消费者和中小企业。

同时，实践中，标准实施者也有可能不愿意接受FRAND许可或恶意拖延许可谈判，这些策略会降低专利持有人参与开发过程或自愿为标准化贡献技术的动力。如果没有足够的激励措施来促进达成共识的进程，专利持有人可能会选择封闭的、独占的标准，而这些标准并不能提供同样的互操作性和增强消费者选择的益处。

三部门承认，FRAND承诺可以使技术标准生态系统中的所有参与者受益。这些承诺向实施者提供了重要的许可保证，有助于鼓励标准的广泛采用。FRAND的更广泛的采用亦有利于SEP持有人，因为他们可以在更大的市场上向更多的实施者发放许可。当然，消费者也会受益，通过促进各种产品的互操作性，标准化可以使企业生产产品的成本降低，这对消费者很有价值。

一般来说，为了促进有效的许可，并帮助减少与诉讼有关的成本和其他负担，SEP持有人和潜在的SEP被许可人应进行善意的谈判，以达成FRAND许可条款。各机构鼓励各方在进行这种谈判时考虑以下因素（各机构认识到，善意的谈判可以通过不止一种方式完成。SDO等所提供的善意行为的例子并不意味着是详尽的）。

从事善意谈判的SEP持有人应提醒潜在被许可人，其认为将被侵犯或正在被侵犯的具体SEP，在可行的范围内提供有关SEP或SEP的代表集（representative sets）如何被侵犯的信息（随许可提议提供额外的信息，使潜在的被许可人能够评估每个SEP是否（1）需要许可和（2）提议是FRAND的，可以促进谈判的进展，使FRAND许可能够及时完成。这可能对那些没有专业知识或资源来充分解决SEP问题的中小企业特别有帮助，他们可能无法获得信息来保证提议的条款是符合FRAND的），并提出善意的FRAND提议。

愿意接受FRAND许可并进行善意谈判的潜在被许可人应评估所提供的信息，并在商业上合理的时间内以推进谈判或获得许可的方式作出回应。例如，潜在的被许可人可以通过以下方式作出善意的回应：（1）接受要约；（2）提出善意的FRAND反要约；（3）对要约的条款提出具体的意见，包括专利的有效性和侵权性；（4）提议由中立方解决有争议的问题；或（5）要求SEP持有人提供评估要约所需的更多具体信息等。

同样，参与善意谈判的SEP持有人应在商业上合理的时间内对潜在的被许可人作出回应，以推进谈判或促成许可（当事人往往选择谈判一个互惠的交叉许可或一个涵盖SEP和非SEP的单一许可。在有FRAND承诺的情况下，谈判应该没有胁迫性，例如要求对非SEP进行许可或扣留一方的产品销售。许可的条件也可能引起反垄断问题）。 例如，SEP持有人可以通过以下方式作出善意回应：(1)接受还价；(2)解决对原提议条款的具体意见，并提出新的善意的FRAND提议；(3)回应信息请求，以便潜在被许可人能够更好地评估FRAND提议；或(4)建议由中立方解决有争议的问题。如果许可谈判破裂，各机构鼓励各方通过同意寻求替代性争端解决方案或在双方同意的司法管辖区对与FRAND有关的争端进行司法途径来解决有争议的问题（希望寻求司法裁决而不是通过替代性争议解决机制来解决，并不意味着不诚信。当事人可能出于各种合理的原因，希望由法院来解决诸如有效性和必要性等特定问题。他们也可能无法就仲裁方式达成共识）。各机构还鼓励各方在单方面寻求首选法院的解决方案之前，真诚地尝试就许可或纠纷解决途径达成协议。

各机构支持制定SDO知识产权政策，以促进善意的谈判，并推动在国内和国外进行自愿的FRAND许可。涉及FRAND承诺的善意谈判，在应用最佳实践（best practices）的支持下，促进许可的效率。最佳实践的应用符合OMB通告A-119的指导，该通告指出，知识产权政策 "应易于获得，列出有关知识产权披露和许可的明确规则，并考虑到所有利益相关者的利益，此处包括知识产权持有人和寻求实施标准的人"。 当然，不排除个别当事人可以自愿签订或同意具体的争端解决机制。

当善意的谈判失败，双方不能就替代性争端解决方式达成一致，或不能在双方同意的司法管辖区寻求FRAND的裁定时，FRAND或类似承诺的存在以及专利持有人和潜在被许可人之间许可谈判的个别情况将影响对SEP侵犯的有效和可执行的适当补救。相关的考虑因素在美国eBay Inc.诉MercExchange, L.L.C.案、美国专利法第283至284条（35 U.S.C. §§ 283-284）或美国关税法第1337条（19 U.S.C. § 1337）中都有被提及。法院和其他中立的决策者并没有为受FRAND承诺约束的SEP采用一套独特的法律规则，而是考虑到FRAND承诺和特定案件的其他相关事实（这种方法也与司法部对涉及专利的行为适用反垄断原则的方式一致。机构对涉及知识产权的行为与涉及其他形式的财产行为进行相同的分析，同时考虑到特定知识产权的具体特征）。作为一个一般事项，在符合司法阐明的考虑因素情况下，货币救济措施通常足以充分补偿对SEP持有人的侵权行为。

在eBay案中，美国最高法院曾明确表示，传统的公平原则（principles of equity）适用于确定联邦法院的任何专利案件是否应发布禁令（根据公平原则，寻求永久禁令的原告必须满足四个因素的测试，法院才可以给予这种救济。原告必须证明：(1)它遭受了不可挽回的损害；(2)法律上的救济措施，如货币赔偿，不足以补偿该损害；(3)考虑到原告和被告之间的困难平衡，公平的救济措施是合理的；(4)永久禁令不会损害公众利益）。美国联邦巡回上诉法院认为，对于有FRAND许可承诺的SEP的侵权行为，应像所有其他专利一样在eBay案设置的公平框架下进行分析；然而，联邦巡回上诉法院也承认，一方的 "FRAND承诺当然是与他有权获得禁令有关的标准"。 值得注意的是，在适用eBay案规则时，联邦巡回法院注意到，"受FRAND承诺约束的专利权人可能难以确定不可挽回的损害（ irreparable harm）"，特别是当专利持有人已经同意进行广泛许可时。 此外，还可以用金钱赔偿来纠正侵权行为，这也是对禁止令的一种对策。 三部门认为，法院必须进一步考虑公众在 "鼓励参与标准制定组织，但也要确保SEP不被高估 "方面的利益。

在SEP持有人自愿作出FRAND承诺的情况下，eBay案中提及的因素，包括不可挽回的损害分析、损害的平衡和公共利益，通常都不利于发布禁令。尽管法院将对每个案件的事实进行独立审查，但USPTO认为，自eBay案以来，对有FRAND承诺的SEP的禁令救济很少被批准。 反之，在实施者不愿意或不能签订FRAND许可的情况下，禁令可能是合理的。 例如，如果一个潜在的被许可人拒绝支付由法院或其他中立决策者确定的FRAND使用费，就可以被判定为不愿意接受许可。 相反，如果潜在的被许可人同意受中立决策者确定的裁定费率的约束；如果它保留在仲裁或FRAND裁定中质疑标准必要专利的有效性、可执行性或本质的权利；或者如果它保留在同意许可后质疑专利的有效性或本质的权利，则不应被视为不愿意接受FRAND许可。

与公平/衡平的救济一样，纠纷中的事实认定者在裁定专利侵权的损害赔偿时考虑到了 "实际的FRAND承诺"。 如果潜在的被许可人有恶意行为，FRAND承诺并不排除对恶意侵权的加重赔偿。

三部门认为，法院和其他中立机构在对涉及标准必要专利的救济措施进行裁决时，应继续考虑所有相关事实，包括FRAND承诺和双方在许可谈判中的行为。平衡的、基于事实的分析将促进并有助于维护竞争和对创新的激励，以及对自愿的、基于共识的标准制定活动的持续参与。

在自愿遵守的FRAND承诺下，对SEP进行广泛而有效的许可有利于整个技术标准生态系统。在FRAND谈判中的诚信（善意）行为有助于支持这种许可。此外，高效的FRAND许可谈判可能会改善标准化工作，支持竞争和创新。相反，SEP持有人或实施者的机会主义行为会使标准的实施成本更高，并阻碍了对未来标准发展的投资，影响了标准化投入和产品的所有用户和生产者，包括中小企业、发明者和消费者。各机构应鼓励参与SEP许可谈判的各方就FRAND条款或确定有争议的FRAND条款或相关问题的途径达成共识，包括在双方同意的基础上寻求替代性争端解决机制或司法对FRAND的裁决。（译本终）

[1] 本声明草案不具有法律效力。它不打算也不得被用来创造任何实质性或程序性的权利，或可由任何一方在法律上强制执行。本声明中的任何内容都不应被理解为授权在任何具体案件中的特定结果，本声明中的任何内容都不限制任何美国政府机构对其管辖范围内的事项采取任何行动或不采取行动的自由裁量权，包括美国贸易代表根据《1930年关税法》第337（j）条（19 U.S.C. § 1337（j））在总统审查中的自由裁量。

[2] 在本声明中，如果专利持有人在参与标准制定组织（SDO）的标准制定活动时，自愿承诺以合理和非歧视性（RAND）条款或公平、合理和非歧视性（FRAND）条款提供专利许可，则该专利须遵守RAND或FRAND承诺。通常在美国，SDO成员可能承诺以RAND条款许可其对SDO标准至关重要的所有专利。在其他司法管辖区，SDO成员往往会承诺以FRAND条款许可此类专利。在本声明中，FRAND指的是两种类型的许可承诺。评论家们经常交替使用这些术语来表示相同的实质性承诺类型。具体的RAND或FRAND义务将因SDO而异。